브라이언 휠록이 Law360과의 인터뷰에서 특허심판원 심리 절차에서 수정된 특허 청구항에 대해 논의합니다.
변리사 브라이언 휠록 말한 Law360 연방 항소법원의 최근 판결에 관하여 나이키 대 아디다스이 사건은 특허심판원이 청구인의 무효 주장 외에 다른 요인들을 근거로 특허 청구항 수정안을 승인하거나 거부할 수 있는지 여부를 판단하는 데 있어 중요한 의미를 지닙니다. 휠록은 이전에 이와 관련된 블로그 게시물을 작성한 바 있습니다. 나이키 대 아디다스 그리고 이것이 특허심판원(PTAB) 절차에 미치는 영향.
연방 항소법원은 특허심판원(PTAB)이 특정 특허 청구항 수정안을 거부해야 하는지 여부를 결정하는 데 있어 기록상의 증거를 고려할 수 있다고 판결했습니다. 다만, PTAB가 이러한 결정을 내릴 경우 양 당사자에게 그 이유를 설명하고 답변할 기회를 주어야 합니다.
"어느 편에 서 있든 간에, 법원이 이런 조치를 취해야 했다는 점에는 모두 동의할 거라고 생각합니다."라고 휠록은 말합니다. "만약 연방 항소법원이 위원회가 기록을 검토하는 것을 막았다면, 아주 사소한 수정안 하나만으로도 모든 것이 갑자기 중단될 수 있었을 겁니다." 당사자간 검토 과정.”
만약 특허심판원이 청구인의 무효 주장, 즉 제안된 수정 사항이 아닌 원래 청구항에 관한 주장에 의존해야 한다면, 심판원은 유효하지 않다고 판단되는 청구항을 허용해야 할 수도 있습니다.
휠록은 "특허권자는 불공정한 방식으로 특허권을 보유해서는 안 된다"고 덧붙였습니다.
연방 항소법원 판결도 이에 동의하며, "특허 발행을 담당하는 기관 내에서 심사위원회의 역할을 이 맥락에서 청원인의 주장으로만 제한하는 것은 이치에 맞지 않는다"고 밝혔습니다.
특허심판원(PTAB)이 특허 무효 심판(IPR) 기록 외의 자료를 참고하여 개정안을 거부하는 근거를 마련할 수 있는지 여부에 대해 연방항소법원은 이번 사건은 해당 쟁점이 아니므로 "추후 검토하겠다"고만 밝혔습니다.
"저는 심사위원단을 단순한 조사관 집단으로 만드는 데 찬성하지 않지만, 심사위원들이 무언가를 알고 있다면 그것을 활용하지 못하게 하는 것은 정당화하기 어렵습니다."라고 휠록은 말하며, PTAB 심사위원들이 필요에 따라 기록 외의 자료를 참고하는 것이 타당할 것이라고 덧붙였습니다.
연방 항소법원의 결정은 또한 당사자들이 최종 결정을 내리기 전에 나이키가 제안한 직물 갑피 관련 수정안을 거부한 이유에 대한 PTAB의 논리에 대해 답변할 기회를 가질 수 있도록 사건을 PTAB로 환송했습니다.
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