과제
하네스 IP는 십 년이 넘는 기간 동안 건강식 아침 식사 및 스낵류를 제조 및 유통하는 유명 글로벌 기업을 대리하여 해당 기업의 유명 상표에 대한 지속적인 보호 및 집행 업무를 수행했습니다. 매우 의뢰인은 자사의 상표, 로고, 브랜드, 패키지 디자인 및 제품 마스코트를 적극적으로 보호하면서, 여러 신규 상표 출원에 대해 빈번하게 이의를 제기하고 해당 출원이 자사 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 이유로 미국 상표심판항소위원회(TTAB)에 이의신청 또는 불만을 제기했습니다.
수년간 해당 고객사는 미국에서 연방 상표 이의신청 건수 1위를 기록했습니다. 하네스 IP는 이 고객사가 자사의 상표 및 가치 있는 캐릭터 패밀리를 효과적으로 보호하기 위한 새로운 전략을 수립하고 실행할 것을 권고했습니다.
해법
하네스 IP는 이러한 상표 이의신청 비용을 절감하기 위해 고객에게 이의신청 업무와 통합된 포괄적인 출원 전략을 수립하고 실행할 것을 권고했습니다. 이를 통해 고객의 소중한 상표권을 가장 효과적으로 보호할 수 있도록 했습니다. 저희 팀은 단순히 이의신청에만 의존하기보다는, 상표 심사관이 혼동을 일으킬 수 있는 유사 상표의 신규 출원을 차단하거나 방지할 수 있도록 상표 등록을 확보할 것을 권장했습니다. 또한, 이 전략에는 고객의 소중한 권리를 더욱 효과적으로 보호할 뿐만 아니라, 고객의 캐릭터와 제품 포장을 무단 복제하는 자에 대한 법적 제재를 포함하는 추가적인 저작권 등록을 병행할 것을 권고했습니다.
의뢰인의 TTAB 관련 업무를 처리하면서 가장 큰 어려움 중 하나는 단순히 다음과 같은 점만이 아니었습니다. 청구 건수 언제든 진행 중인 여러 가지 상황뿐만 아니라, 수많은 마감일을 지속적으로 관리해야 하는 어려움도 있습니다. TTAB 절차에는 민사 소송에서 상상할 수 없을 정도로 많은 절차적 마감일이 수반됩니다. Harness IP는 TTAB에 대한 전문적인 지식, 경험 및 추적 소프트웨어를 활용하여 청구 건수와 마감일의 빈도를 효과적으로 관리했습니다. Harness IP는 수년간 이 고객을 위해 수백 건의 이의신청을 해결했으며, 질문서부터 문서 제출에 이르기까지 다양한 증거개시 요청을 능숙하게 추적하고 대응했습니다. 그 결과, 출원인은 계류 중인 출원을 수정하고 영구적으로 효력을 발휘할 수 있는 합의 계약을 작성해야 하는 경우가 많았습니다.
하네스 IP가 이 고객의 지적재산권 자문을 맡았던 시기는 미국에서 상표권 보호가 사실상 “다윗과 골리앗”의 싸움으로 점철된 시대였습니다. 상표권자의 상표권 행사 의무와 강압적인 전술 사이의 경계가 모호했던 시기였죠. 하네스 IP는 이 10년 동안 항상 정도를 걸었습니다. 고객이 이의신청 건수 1위를 여러 차례 기록하거나 업계에서 가장 영향력 있는 기업으로 꼽히는 상황에서도, 하네스 IP는 항상 정도를 지켰습니다. 골리앗, 저희 팀은 의뢰인이 다른 상표권자나 출원인을 괴롭혔다는 비난을 받지 않도록 상표권 행사 노력을 기울였습니다. 오히려 의뢰인과 협력하여 권리의 범위를 명확히 설정하고, 이러한 권리를 적절하고 전문적이며 확고하게 행사하는 방법을 모색했습니다. 의뢰인은 저희 로펌이 거의 모든 분쟁 사안을 상표심판위원회(TTAB) 심리 전 원만한 합의로 해결할 수 있었던 점을 높이 평가했습니다. 무엇보다 중요한 것은, 저희 팀은 10년 이상 이 글로벌 의뢰인의 유명 상표권 행사를 담당하면서 단 한 번도 이의신청에서 패소한 적이 없다는 점입니다. 이는 의뢰인의 가장 중요한 자산이었습니다. 가치있는 사업 자산.



