계약서에 서명하기 전에: 인수합병 및 사모펀드 거래를 위한 지적재산권 실사 가이드

거래 가치에 영향을 미치는 지적 재산권 문제에 대한 실용적인 입문서

 

 

많은 거래에서 지적 재산권은 핵심 자산입니다. 소프트웨어, 특허, 브랜드, 영업 비밀은 유형 자산보다 매매 가격에서 더 큰 비중을 차지하는 경우가 많습니다. 따라서 지적 재산권 실사는 단순한 서류 작업이 아니라 가치 평가의 문제입니다. 이 안내서는 구매자와 판매자가 확인해야 할 사항, 각 항목이 중요한 이유, 그리고 어떤 실사 결과가 가격 재조정이나 거래 무산으로 이어질 수 있는지에 대해 설명합니다.

 

지적재산권 실사가 거래 가치에 영향을 미치는 이유는 무엇일까요?

구매자는 자신이 소유하고, 행사하고, 의존할 수 있는 권리에 대해 비용을 지불하는 것입니다. 만약 그 권리에 하자가 있다면, 구매자는 생각했던 것보다 훨씬 적은 금액을 지불하는 셈입니다. 지적재산권 실사는 대상 기업이 주장하는 권리를 실제로 소유하고 있는지, 그 권리에 어떤 문제가 있는지, 그리고 거래 자체가 그 권리를 침해할 가능성이 있는지를 검증하는 과정입니다. 판매자 역시 동일한 검토를 통해 이점을 얻습니다. 구매자보다 먼저 문제점을 발견하면, 거래 도중에 협상력을 잃는 것을 방지하고 문제를 해결하거나, 가격을 조정하거나, 보증 조항에 반영할 수 있습니다.

 

지적재산권 실사에서 실제로 확인하는 사항은 무엇인가요?

지적재산권 실사에서는 다음과 같은 일련의 질문들을 검토합니다.

• 소유권. 대상 회사가 주요 특허, 상표, 저작권 및 영업 비밀 각각에 대해 완전한 소유권을 보유하고 있습니까? 
• 부담. 권리가 허가되었거나, 담보로 제공되었거나, 동의 요건의 적용을 받는 것입니까? 
• 거래 개시 조건. 거래 자체가 종료되거나 권리가 이전될까요? 
• 침해 가능성. 대상 업체가 타인의 권리를 침해하지 않고 사업을 운영할 수 있는가? 그리고 침해 소송을 제기하는 사람이 있는가? 
• 유지 관리. 등록이 최신 상태인가요, 아니면 만료일이 임박했나요? 
• 소프트웨어와 비밀. 오픈소스 의무와 영업비밀 보호는 제대로 지켜지고 있을까요?

이 글의 나머지 부분에서는 그것들을 차례로 살펴보겠습니다.

 

지적 재산권의 실제 소유자는 누구이며, 소유권에 공백이 생기는 이유는 무엇일까요?

미국 법률에 따르면 특허는 개인 재산이며 "서면 문서"를 통해서만 양도할 수 있습니다. 미국법전 제35조 261항. 각 발명가에서 현 소유자에 이르는 서명되고 기록된 소유권 이전 기록이 소유권을 증명하는 것이다.

서류상 누락은 흔한 일입니다. 가장 흔한 문제는 직원이나 계약자의 배정 기록이 누락된 경우입니다. 직원이 발명했거나 유급 계약자가 발명했다고 해서 발명품이 자동으로 회사 소유가 되는 것은 아닙니다. 소유권은 발명자에게 있으며, 배정을 통해서만 이전됩니다. 대법원은 이 점을 재확인했습니다. 릴랜드 스탠포드 주니어 대학교 이사회 대 로슈 분자 시스템즈(Roche Molecular Systems, Inc.) 소송 563 US 776 (2011)에서는 발명가의 유효한 양도가 없는 한 대학조차도 발명을 소유하지 않는다고 판시했습니다.

양도 계약서의 문구 또한 중요합니다. 법원은 현재 양도("본 계약에 따라 양도합니다")와 미래에 양도하겠다는 단순한 약속("양도하기로 동의합니다")을 구분합니다. 약속만으로는 추가 문서가 작성될 때까지 소유권이 확정되지 않을 수 있습니다. 독립 계약자는 흔히 간과되는 대상인데, 서면 양도 계약이 없으면 개발자나 엔지니어가 의뢰인이 구매했다고 생각하는 자산을 여전히 소유할 수 있기 때문입니다.

또한, 양도 계약이 미국 특허청(USPTO)에 등록되었는지 확인하는 것도 중요합니다. 등록되지 않은 양도는 특허법 제261조에 따라 후속 선의의 구매자에게 무효가 될 수 있습니다.

 

발명자 자격 문제가 정말로 특허를 무효화할 수 있을까요?

네. 미국 특허에는 정확한 발명자 이름이 명시되어야 합니다. 미국 특허법 제35조 116항 및 256항. 청구항 작성에 기여하지 않은 사람을 공동 발명자로 명시하거나, 기여한 사람을 누락하면 소유권 및 집행 가능성에 문제가 발생할 수 있습니다. 누락된 공동 발명자는 아무도 인정하지 않은 권리를 보유하게 될 수 있습니다. 발명자 문제는 256항에 따라 종종 정정할 수 있지만, 이를 위해서는 시간과 협력이 필요하며, 거래 과정에서는 둘 다 부족할 수 있습니다. 바로 이런 상황에서 특허 변호사의 포트폴리오 검토가 중요한 역할을 합니다.

 

구매자에게 불리하게 작용할 수 있는 라이선스, 유치권, 경영권 변경 조항은 무엇일까요?

소유권은 전체 그림의 절반에 불과합니다. 실사를 통해 지적 재산권에 무엇이 딸려 있는지 파악해야 합니다.

해외 라이선스 및 국내 라이선스: 인수 대상 기업이 "소유"하고 있는 특허는 이미 경쟁업체에 라이선스되었거나, 구매자의 활용 범위를 제한하는 독점 라이선스 계약이 체결되어 있을 수 있습니다. 국내 라이선스 또한 중요한데, 인수 대상 기업은 자신이 소유하지 않은 권리에 의존할 수도 있기 때문입니다.

담보권: 지적 재산권은 종종 담보로 제공됩니다. UCC 및 USPTO 기록 검색을 통해 대출 기관이 거래 완료 시 해제해야 하는 담보권을 보유하고 있는지 확인할 수 있습니다.

경영권 변경 및 양도 금지 조항: 이 부분에서 예상치 못한 상황이 발생하기도 합니다. 많은 라이선스는 양도할 수 없으며, 라이선스 보유자가 인수되거나 조직 개편이 이루어질 경우 라이선스 계약이 종료되는 경우도 있습니다. 지적 재산권의 경우, 별도의 허용 문구가 없는 한 라이선스는 양도 불가능한 것으로 간주됩니다. 신컴 시스템즈(Cincom Systems, Inc.) 대 노벨리스(Novelis Corp.) 소송 581 F.3d 431 (6th Cir. 2009) 판례에서, 동의 없이 양도를 금지하는 소프트웨어 라이선스는 라이선스 사용자가 합병을 통해 새로운 법인으로 재편성되었을 때 위반된 것으로 판시되었습니다. 비록 동일한 사업체가 소프트웨어를 계속 사용했더라도 말입니다. 핵심 라이선스에 의존하는 구매자는 계약서에 서명하기 전에 해당 조항들을 꼼꼼히 읽어봐야 합니다. 세금상의 이유로 선택된 사업 구조는 사업 전체가 의존하는 라이선스를 무효화할 수도 있습니다.

 

대상 업체는 자유롭게 영업할 수 있습니까? 그리고 소송을 제기한 사람이 있습니까?

특허를 소유한다고 해서 자신의 제품을 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 자유로운 실시권은 별개의 문제입니다. 즉, 대상 기업의 제품이 타인의 권리를 침해할 위험이 있는지 여부입니다. 실사 과정에서 계류 중인 소송, 내용증명서, 그리고 특허권 침해 주장(라이선스 및 소송을 전문으로 하는 비실시 특허권자(NPE)의 주장 포함) 등을 파악해야 합니다. 과거의 주장은 미래의 주장을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제3자의 특허 침해 가능성이 있는 제품은 기존 모델에 반영되지 않은 비용을 수반할 수 있습니다.

 

특허와 상표는 여전히 유효한가요?

등록된 권리는 유지 관리가 이루어지지 않으면 소멸됩니다. 미국 특허 유지 수수료는 특허 발행 후 약 3.5년, 7.5년, 11.5년 차에 납부해야 하며, 6개월의 유예 기간과 추가 요금이 있습니다. 유예 기간을 놓치면 특허는 만료됩니다. 35 USC § 41(b). 상표는 5년과 6년 사이에 섹션 8 사용 신고가 필요하며, 9년과 10년 사이 및 그 이후 매 10년마다 섹션 8 및 섹션 9를 결합한 갱신이 필요합니다. 미국 특허법 제15조 1058항, 1059항. 담당 부서는 전체 포트폴리오에 대한 마감일 일정을 수립해야 합니다. 미납된 수수료로 인해 만료 위기에 처한 핵심 특허는 해결 가능한 문제이지만, 누군가 제때 발견해야만 합니다.

 

제품에 포함된 오픈소스 소프트웨어는 어떻습니까?

거의 모든 현대 제품에는 오픈 소스 코드가 포함되어 있습니다. 하지만 오픈 소스라고 해서 "약관이 없는" 것은 아닙니다. 많은 라이선스에는 조건이 명시되어 있으며, 일부 카피레프트 라이선스는 파생 저작물의 소스 코드 공개를 요구하기도 합니다. 법원은 오픈 소스 라이선스 조건을 법적으로 강제할 수 있는 것으로 간주합니다.  Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008). 구매자는 포함된 내용과 라이선스를 명시한 소프트웨어 자재 명세서를 요청해야 하며, 이를 통해 독점 제품이 아무도 공개하지 않은 의무를 수반하지 않도록 해야 합니다.

 

영업 비밀은 실제로 보호받고 있나요?

영업비밀은 소유자가 "해당 정보를 비밀로 유지하기 위해 합리적인 조치를 취한 경우"에만 법적 보호를 받습니다. 18 USC § 1839(3); 영업비밀보호법, 18 USC § 1836. 실사에서는 기본 사항, 즉 기밀 유지 계약, 접근 제어, 그리고 깔끔한 온보딩 및 퇴사 절차를 확인해야 합니다. 부실한 위생 관리는 데이터룸의 가치가 얼마인지와 관계없이 "비밀 정보"를 위험에 빠뜨립니다.

 

거래를 무산시키거나 가격을 재조정하는 요인은 무엇일까요?

특정 조사 결과가 가격이나 조건을 지속적으로 변경하는 경우가 있습니다.

• 소유권 이전 기록이 단절되었거나 발명자 지정이 누락된 핵심 특허. 
• 계약업체가 개발한 핵심 기술이며, 별도의 서면 위임 사항은 없습니다. 
• 이번 거래로 인해 효력이 상실되거나 양도할 수 없는 중요한 라이선스. 
• 아무도 알아채지 못한 지적 재산권에 대한 담보권. 
• 특허권 침해 소송이 진행 중이거나 진행될 가능성이 있는 경우 (NPE로부터의 소송 포함). 
• 만료되었거나 만료될 예정인 최고급 등록 정보. 
• 독점 제품 내에 공개되지 않은 카피레프트 오픈소스가 포함되어 있습니다. 
• 실질적인 보호 장치가 없는 영업 비밀.

이러한 문제들이 반드시 거래를 무산시키는 것은 아닙니다. 초기에 발견된 문제들은 대부분 수정, 보상, 에스크로 또는 가격 조정을 통해 해결할 수 있습니다. 하지만 늦게 발견되면 협상력을 잃게 됩니다. 실사의 가치는 타이밍에 있습니다. Harness IP에서는 수많은 실사 프로젝트를 통해 고객이 거래를 다시 진행하거나 재구성할 수 있도록 하는 문제들을 발견했습니다. 변호사와 협력하여 지적재산권 실사를 진행하는 것이 중요합니다.
지적재산권 실사는 출원, 포트폴리오 관리 및 소송을 포괄하며, 어려운 문제는 대개 이러한 영역들이 만나는 지점에서 발생합니다.

 

Harness IP에서 저는 특허, 상표, 분쟁 등 모든 서비스를 한 곳에서 제공하는 통합 서비스 모델을 운영하고 있으며, 필요에 따라 Harness의 전문 변호사들을 투입합니다. 특허 출원 시에는 소유권 이전 관련 변호사, 상표 갱신 시에는 상표권 변호사, 소송 시에는 위험 노출 관련 변호사를 활용합니다. 저는 지방법원, 미국 국제무역위원회(ITC), 특허심판원(PTAB)에서 지적재산권 소송을 진행한 풍부한 경험을 보유하고 있으며, Octane Fitness 사건에서는 지방법원 재판 변호사로 활동했습니다. 인수 대상을 검토 중이거나 인수를 고려하고 계신다면, 초기 단계의 지적재산권 검토를 통해 더 많은 선택지를 확보하실 수 있습니다.

 

매튜 L. 커틀러(맷 커틀러), 하네스 IP 대표 - 세인트루이스.