특허 트롤로부터 내용증명서나 소송장을 받으셨나요? 누구나 이해하기 쉬운 안내서를 준비했습니다.

비실무법인이 귀사를 상대로 소송을 제기했을 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇일까요?

당신이 들어본 적도 없는 특허를 침해했다는 내용의 편지가 도착했거나, 혹은 아무것도 만들지도 않고 팔지도 않는 회사가 멀리 떨어진 지역(아마도 텍사스 동부 지방)에서 당신 회사를 상대로 소송을 제기했다는 통지서를 받았을 수도 있습니다. 이 페이지에서는 이러한 상황이 무엇인지, 그리고 어떻게 대처해야 하는지, 순서대로 안내해 드립니다.

특허 괴물이란 무엇입니까?

'특허 트롤'은 특허를 실제로 생산하지 않는 기업(NPE) 또는 특허권 주장 기업(PAE)을 비공식적으로 부르는 용어입니다. 이러한 기업들은 제품을 만드는 대신 특허권을 확보하고 이를 주장합니다. 어떤 기업은 합법적인 특허와 실제 청구항을 보유하고 있지만, 다른 기업은 광범위하거나 오래된 특허를 매입하여 광범위하게 주장하고, 피고가 문제 해결을 위해 배상금을 지불할 것으로 기대합니다.

"대량 소송 제기자"는 동일한 특허에 대해 수많은 내용증명서를 보내거나 여러 건의 소송을 제기합니다. 요구하는 배상액은 의도적으로 낮게 책정되는 경우가 많은데, 이는 소송을 진행하는 데 드는 비용보다 훨씬 적은 금액입니다. 이것이 바로 그들의 사업 모델의 핵심입니다.

수요-정산 모델의 작동 방식

경제적인 측면은 단순하며, 소송의 타당성 여부와는 거의 무관합니다. 특허 소송을 재판까지 방어하는 것은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸립니다. 특허권 침해 방지업체(NPE)는 이러한 사실을 잘 알고 있습니다. 따라서 소송 방어 비용보다 청구 금액이 저렴하다면, 설령 자신이 특허를 침해하지 않았다고 생각하더라도 비용을 지불하는 것이 합리적으로 보일 수 있습니다.

나머지는 물량 싸움입니다. 적은 금액으로 여러 건의 소송을 합의로 마무리하는 특허 출원인은 법정에서 특허권을 시험해 보지 않고도 꾸준한 수익을 창출할 수 있습니다. 진정한 협상력은 특허의 강점이 아니라 소송 비용과 지연에 있습니다. 이 점을 이해하는 것이 현명한 대응의 첫걸음입니다. (합의 금액은 시간이 지남에 따라 변동되므로, 변호사에게 현재 상황에 맞는 최신 자료를 요청하십시오.)

먼저 무엇을해야합니까?

무시하지 마세요.

1. 마감일을 꼭 확인하세요. 내용증명서에는 명확한 마감일이 없을 수 있지만, 소송에는 마감일이 있습니다. 연방 법원에서는 일반적으로 소장 송달 후 21일 이내에 답변해야 합니다(연방 민사소송규칙 12조). 이 기한을 놓치면 원고는 민사소송규칙 55조에 따라 궐석판결을 구할 수 있습니다. 즉, 본안을 다투지 않고도 패소할 수 있다는 뜻입니다.
2. 문서를 보존하십시오. 분쟁 발생 가능성이 높아지면 소송 보존 조치를 취하십시오. 이메일, 설계 파일, 소스 코드, 판매 기록 등 관련될 수 있는 모든 자료를 일상적으로 삭제하지 마십시오. 증거를 파기하는 것은 별개의 심각한 문제를 야기합니다.
3. 답변하기 전에 변호사와 상의하십시오. 급하게 답장을 보내거나 발신자에게 전화해서 "자세히 얘기해 보자"라고 하지 마십시오. 비공식적인 발언은 불리하게 작용할 수 있으며, 한 번 인정한 내용은 번복하기 어렵습니다.
4. 외부적으로는 말을 아끼십시오. 자신의 입장을 확실히 정립하기 전까지는 공개적인 발언을 삼가십시오.

그 특허가 우리에게 실제로 중요한지 어떻게 알 수 있을까요?

특허를 두 가지 독립적인 기준으로 평가하십시오. 어느 한쪽에서라도 승소하면 분쟁이 종결될 수 있습니다.

비침해특허 침해 여부는 제품이 단순히 비슷하게 보이는지 여부가 아니라 특허 청구항(문서 끝부분에 번호가 매겨진 법적 정의)에 따라 결정됩니다. 귀사의 제품 또는 공정을 청구항의 모든 요소와 비교하십시오. 요소 중 하나라도 누락된 경우 해당 청구항은 침해되지 않습니다. 강력한 방어는 종종 귀사가 실제로 만들고 행하는 것과 청구항을 면밀히 비교 검토할 때 비로소 나타납니다.

무효특허는 유효한 것으로 추정되지만, 그 추정은 뒤집힐 수 있습니다. 미국 특허법 35 USC § 282에 따른 일반적인 방어 방법은 다음과 같습니다.

• 선행 기술. 청구된 발명이 특허의 유효일 이전에 이미 알려졌거나 설명된 경우, 해당 발명은 "신규성"(35 USC § 102)을 갖추지 못하거나 "자명성"(35 USC § 103)을 갖습니다. 선행 기술에는 이전의 특허, 공개 문헌, 제품 또는 공개된 사용이 포함될 수 있습니다.
• 제101조에 따른 적격성. 일부 특허는 일반적인 컴퓨터에서 구현된 추상적인 아이디어를 청구하는 것과 같이 특허 대상이 아닌 주제를 다룹니다. Alice Corp. v. CLS Bank International573 US 208 (2014) 판결에서 미국 대법원은 2단계 심사 기준을 제시했습니다. 첫째, 청구항이 추상적인 아이디어(또는 자연 법칙이나 자연 현상)에 관한 것인지 판단해야 합니다. 만약 그렇다면, 그 아이디어를 넘어서 "발명 개념"을 추가하는지 판단해야 합니다. 일반적인 컴퓨터 구현만으로는 충분하지 않습니다. 대량 출원을 하는 기업들이 주장하는 많은 소프트웨어 및 비즈니스 방법 특허가 이 기준에 취약합니다.

내가 반격할 수 있을까?

네. 소통은 소송으로 이어지는 것과는 다릅니다. 다양한 도구가 있습니다.

1. 신뢰할 수 있는 조기 답변서. 특허를 침해하지 않는 이유 또는 특정 선행 기술에 비추어 특허가 무효인 이유를 구체적으로 설명하는, 근거가 탄탄한 답변서는 협상의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 이는 귀사가 청구항을 검토했고 방어할 준비가 되어 있음을 보여주는 신호이며, 이를 통해 손쉬운 합의 가능성을 낮출 수 있습니다. 적극적으로 방어하는 기업이라는 평판을 쌓는 것도 도움이 됩니다. 특허심판원(NPE)은 신속하고 조용한 합의를 선호하며, 잠재적인 방어 전략이 기록으로 남는 것을 꺼립니다.
2. 미국 특허상표청 특허심판원(PTAB)에서의 특허 무효심사(IPR)는 특허의 유효성을 다투는 절차입니다. 일반적으로 지방법원에서 진행하는 유효성 다툼보다 신속하고 비용도 적게 듭니다. 두 가지 시간 관련 규정이 중요합니다. IPR은 특허 및 인쇄물에 근거한 선행기술에 한해서만 적용되며(35 USC § 311), 침해 소장을 송달받은 후 1년 이내에만 신청할 수 있습니다(35 USC § 315(b)). 이 1년 기한은 엄격하게 적용되므로 IPR 결정은 조속히 내려져야 합니다.
3. 일방적 재심사. 2025년 이후, 재량적 거부 건수가 크게 증가하면서 IPR(특허 무효 심판) 신청 여부를 결정하는 것이 더욱 복잡해졌습니다. 최신 지침은 특허 소송 담당 변호사에게 문의하십시오. IPR 절차가 적합하지 않을 경우, USPTO의 또 다른 이의 제기 메커니즘인 일방적 재심사가 더 나은 선택일 수 있습니다.
4. 특허 부여 후 심사(PGR). 최근 발급된 특허의 경우, PGR을 통해 특허 유효성에 대한 보다 광범위한 이의 제기가 가능하며, 여기에는 특허법 제101조 및 서면 명세서 미비 사유 등이 포함됩니다. 그러나 신청 기간은 매우 짧습니다. PGR 청원은 특허 부여일로부터 9개월 이내에만 제출할 수 있습니다(35 USC § 321). 대부분의 특허 무효 주장 건의 경우, 이 기간은 이미 만료되었기 때문에 특허 무효 심사(IPR)가 더 일반적인 절차입니다.
5. 소송 절차에서의 신청. 특허 및 청구항에 따라, 기각 신청, 특허법 제101조 적격성 신청, 또는 비침해 또는 무효에 대한 요약 판결 신청을 통해 재판 전에 사건을 해결할 수 있습니다.
6. 제285조에 따른 비용 전가. "예외적인" 경우에 법원은 패소한 측에 승소한 측의 변호사 비용을 지불하도록 명령할 수 있다(35 USC § 285). Octane Fitness, LLC 대 ICON Health & Fitness, Inc., 572 US 545 (2014), 제가 지방 법원 소송 변호사로 참여했던 사건입니다. 옥탄, 대법원은 만장일치로 예외적인 사건이란 단순히 당사자의 입장이 약하거나 소송 진행 방식이 부당하다는 점에서 "다른 사건들과 구별되는" 사건이라고 판결했습니다. 대법원은 입증 책임을 증거 우위의 원칙으로 낮췄습니다. 이는 근거가 약하고 주장이 많은 소송에 직면한 피고에게 중요한 의미를 갖습니다. 근거가 부족한 주장을 제기하는 원고는 소송 비용 부담을 떠안을 수 있으며, 그러한 기록을 구축하는 것은 첫날부터 시작됩니다.

조기에 계약을 체결하면 합의금액이 달라지는 이유는 무엇인가요?

특허심판원(NPE)의 협상력은 비용과 지연에 있습니다. 선행기술을 파악하고, 특허권 무효심사(IPR)를 준비하거나, 특허법 제101조에 따른 이의신청을 준비하는 등 방어 비용을 줄이고 신속하게 대응하면, 청구 금액이 이를 기반으로 책정되었다는 가정을 약화시킬 수 있습니다. 조용한 합의를 기대하는 출원인은 피고가 소송에 나설 준비가 되어 있고, 소송 비용 전가에 대한 설득력 있는 주장을 펼칠 수 있게 되면 상황을 재평가하게 됩니다. 조기 대응이 반드시 낮은 금액을 보장하는 것은 아니지만, 기다리는 것보다 더 많은 선택지를 제공하는 것은 분명합니다.

이 문제에 대해 변호사와 어떻게 협력해야 할까요?

가장 효율적인 접근 방식은 전략을 한 곳에 집중하는 것입니다. 저희는 특허, 상표 및 분쟁을 단일 관계를 통해 처리합니다. 유효성 또는 청구 범위에 대한 문제가 발생할 경우 Harness의 소송 전문가를 투입하고, 소송 담당 변호사는 지방 법원, 특허심판원(PTAB) 또는 국제무역위원회(ITC)에 대한 대응을 주도합니다. 목표는 가능한 한 많은 선택지가 열려 있는 초기 단계에서 통합적인 계획을 수립하는 것입니다.