캐나다 기업이 미국에서 특허 침해로 소송을 당할 수 있을까요? 알아야 할 사항
귀사가 캐나다 또는 미국 이외 지역에 위치하고 있으며 미국 법원에서 특허 침해 소송을 당했거나, 내용증명서를 받았거나, 미국 국제무역위원회(ITC)의 조사 대상에 오른 경우, 이 페이지에서 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하실 수 있습니다.
"저희는 캐나다 회사입니다. 미국에서 특허 침해로 소송을 당할 수도 있나요?"
네. 귀사가 직접 또는 유통업체, 재판매업체, 온라인 마켓플레이스를 통해 미국 시장에 제품이나 서비스를 판매, 배송, 수입 또는 제공하는 경우, 미국 법원은 일반적으로 해당 미국 내 활동과 관련된 침해 행위에 대해 관할권을 행사할 수 있습니다. 본사가 해외에 있다고 해서 관할권이 사라지는 것은 아닙니다.
"그들이 우리를 어디에서 고소할 수 있죠? 우리가 텍사스로 끌려갈 수도 있나요?"
네, 종종 그렇습니다. 그리고 이는 많은 사람들을 놀라게 합니다. 미국 국내 기업은 2017년 대법원 판결(TC Heartland)에 따라 소송 관할권 보호를 받아 소송을 당할 수 있는 지역이 제한됩니다. 외국인 피고인은 그러한 보호를 받지 못합니다.. 오랜 역사를 가진 미국 법률에 따라, 외국 기업은 일반적으로 인적 관할권이 존재하는 모든 연방 사법 관할 구역에서 특허 침해 소송을 당할 수 있으며, 여기에는 원고에게 유리한 텍사스 주 관할 구역도 포함됩니다. 따라서 미국 경쟁업체가 피할 수 있었던 재판 관할권이 귀사에게는 오히려 활짝 열려 있을 수 있습니다.
“미국 특허 소송은 캐나다 소송과 어떻게 다른가요?”
세 가지 큰 차이점: (1) 발견 미국에서는 그 범위가 훨씬 넓습니다. 대량의 문서, 이메일, 소스 코드를 제출하고 증인 진술을 해야 할 것으로 예상됩니다. (2) 비용 그 발견으로 인해 그 수치는 더욱 높아졌습니다. (3) 배심원 미국 특허 소송, 특히 손해 배상 소송을 포함한 많은 미국 특허 소송을 판결합니다. 이 과정은 대부분의 비미국 기업이 예상하는 것보다 초기 단계에 많은 시간과 비용이 소요되므로, 초기 전략 수립이 매우 중요합니다.
“ITC가 뭐고, 왜 우리가 수입이 차단될 수 있다고 하는 거죠?”
미국 국제무역위원회(ITC)는 지방 법원과는 별개의 기관입니다. 특허권자는 미국 특허법 제337조에 따라 ITC에 수입 제품에 대한 조사를 요청하고, ITC는 관련 결정을 내릴 수 있습니다. 배제 명령 이는 미국 세관에 국경에서 귀사의 상품 반입을 차단하도록 지시하는 것입니다. ITC(국제무역위원회)의 결정은 신속하게 이루어지며(보통 16~18개월 소요), 금전적 손해배상을 인정하지 않고, 제품의 미국 반입을 금지하는 조치가 손해배상 소송보다 더 위협적일 수 있습니다. 외국 제조업체는 ITC의 주요 대상이 되며, ITC 절차는 지방 법원 소송과 병행하여 진행될 수 있습니다.
"소송 방어에만 집중하는 대신, 특허 자체에 이의를 제기할 수 있을까요?"
예. 당사자 간 심사(IPR) 일방적 재심사 미국 특허청에서 진행되는 특허 무효 심판(IPR)은 자신에게 제기된 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 절차로, 국내외를 막론하고 모든 당사자가 이용할 수 있습니다. 이는 지방 법원에서 정식으로 유효성 소송을 진행하는 것보다 빠르고 비용도 적게 들며, 특허청에서 이의 제기가 성공하면 분쟁을 종결할 수 있습니다. 시기와 전략이 매우 중요하며, 현재 상황도 고려해야 합니다. 특허청은 재량적 사유로 IPR 청원을 기각하는 사례가 증가하고 있으므로, 미국 변호사와 함께 시기와 접근 방식을 신중하게 계획해야 합니다. 재심사 자체에도 신중하게 평가해야 할 전략적 문제가 있습니다.
“우리가 실제로 직면하게 될 위험은 금전적 손실, 금지 명령, 아니면 둘 다일까요?”
여러 가지 가능성이 있습니다. 금전적 손해 (합리적인 로열티 또는 손실된 이익), 영구 금지 명령 또는 ITC의 미국 판매 금지 명령을 통해 미국 내 판매를 중단시킬 수 있으며, 침해가 고의적인 것으로 판명될 경우 배상액의 최대 3배까지 가중 손해배상을 청구할 수 있습니다. "예외적인" 경우에는 법원이 35 USC § 285에 따라 패소한 측에 변호사 비용을 전가할 수도 있습니다(대법원은 Harness IP 사건에서 § 285에 관한 법률을 개정했습니다). 옥탄 피트니스).
"그들은 캐나다에서 우리에게 서비스를 제공했습니다. 우리가 응답해야 합니까?"
거의 확실히 그렇습니다. 그리고 지체하지 마세요. 외국 기업에 대한 송달은 일반적으로 헤이그 송달 협약에 따라 이루어집니다. 적법하게 송달된 미국 소송을 무시하면 원고가 귀사의 미국 자산, 미국 자회사 또는 미국 내 판매 능력에 대해 강제 집행을 시도할 수 있는 궐석 판결을 받을 위험이 있습니다. 기한은 빠르게 지나가므로, 답변서 제출 기한 전에 미국 변호사를 선임하는 것이 가장 중요합니다.
"만약 우리가 미국에서 패소하면, 그들이 캐나다에서 우리에게 소송을 제기할 수 있나요?"
미국에서 내려진 금전 판결은 우선 미국 내 자산이나 미국 자회사에 대해 집행됩니다. 캐나다에서 미국 판결을 집행하는 것은 별도의 법적 절차이며, 고유한 요건을 충족해야 하고 자동으로 집행되는 것은 아닙니다. 특히 미국 내 사업 운영, 고객, 미수금 또는 재고가 있는 경우, 국경을 방패막이로 생각해서는 안 됩니다.
"저희 제품은 기본적으로 경쟁사 제품과 동일합니다. 그렇다면 저희가 특허권을 침해한 것인가요?"
반드시 그런 것은 아닙니다. 특허 침해 여부는 두 제품의 외형이나 기능이 유사한지 여부가 아니라 특허 명세서에 기술된 구체적인 청구항, 즉 문서 말미에 있는 번호가 매겨진 법적 정의에 달려 있습니다. 제대로 된 분석은 귀사의 제품을 각 청구항 요소와 비교하는 것입니다. 특허 침해가 아니라는 주장, 특허 무효 주장, 선행 기술 주장 등과 같은 강력한 방어 논리는 누군가가 귀사의 실제 제품과 특허의 이력을 대조해 볼 때 비로소 드러나는 경우가 많습니다.
"내용증은 받았지만 아직 소송은 제기되지 않았어요. 어떻게 해야 할까요?"
심각하게 받아들이되, 당황하거나 무시하지 마십시오. 내용증명서는 라이선스 계약이나 소송의 첫 단계인 경우가 많습니다. 초기 대응책으로는 관련 서류를 보존하고, 불리하게 작용할 수 있는 비공식적인 답변은 피하며, 협상에 앞서 실제 손해 규모를 파악하기 위해 특허 실시 가능성 및 유효성 검토를 받는 것이 중요합니다. 때로는 특허에 대한 적극적인 이의 제기가 최선의 대응책일 수 있고, 때로는 충분한 근거를 제시하여 조용히 비침해 입장을 표명하는 것이 효과적일 수 있습니다.
"미국 변호사가 필요한가요, 아니면 저희 캐나다 로펌에서 처리할 수 있을까요?"
미국 특허 소송 및 미국 특허청(USPTO) 절차에는 해당 법원에서 변호사 자격을 취득한 미국 변호사가 필요합니다. 일반적으로 가장 효율적인 방법은 기존의 캐나다 변호사 또는 사내 변호사 팀이 미국 특허 소송 전문 로펌과 협력하여 지방 법원, 국제무역위원회(ITC) 또는 USPTO 관련 전략을 수립하는 것입니다. 미국 외 기업들이 간과하기 쉬운 점은 미국의 변호사-의뢰인 비밀유지 특권 규정이 캐나다와 다르다는 것입니다. 따라서 내부 커뮤니케이션 및 특허 대리인 자문 처리 방식을 처음부터 명확히 정해야 합니다.
“처음 2주 동안 무엇을 해야 할까요?”
- 마감일을 달력에 표시하세요 미국은 신속한 대응을 내놓아야 하며, 이를 놓치면 큰 손실을 입을 것이다.
- 문서를 보존하세요 — 소송 보존 명령을 내리십시오. 관련 자료를 삭제하는 것은 미국 소송에서 그 자체로 문제를 야기합니다.
- 미국 변호사에게 검토를 요청하세요. 관할권, 재판지, 특허의 효력, 그리고 미국 특허청(USPTO)의 이의 제기나 국제무역위원회(ITC)의 입장이 상황을 어떻게 바꾸는지에 따라 달라집니다.
- 겉으로는 거의 말하지 마세요. 당신이 자신의 입장을 이해할 때까지.
-
미국 변호사와 협력하여 국경을 넘나드는 사안을 처리합니다.
저희는 캐나다 기업을 포함한 미국 외 기업들을 대리하여 미국 특허 소송, ITC 337조 조사, USPTO 이의 제기 등을 정기적으로 진행하며, 고객의 본국 변호사와 긴밀히 협력합니다. 귀사가 미국 특허 분쟁에 직면해 있다면, 전략을 조기에 수립할수록 더 많은 선택지를 확보할 수 있습니다.
매튜 L. 커틀러(맷 커틀러), 하네스 IP 대표. 특허 소송, ITC, 당사자 간 심사 및 단독 재심사 전문.