알아두면 유용한 연방 항소법원 특허 소송 5가지
미국 연방항소법원(연방순회법원)은 1982년 10월 1일 미국 헌법 제3조에 따라 설립된 항소법원입니다. 연방순회법원은 미국 관세특허항소법원과 미국 청구법원 항소부가 통합되어 형성되었습니다. 모든 특허 변호사가 알아야 할 대법원 판례가 많지만, 연방순회법원 또한 중요하고 다양한 특허 문제를 다루는 많은 판결을 내렸습니다. 본문에서 다루는 다섯 가지 사례는 디자인 특허의 명백성 분석부터 어떤 진술이 특허 심사 포기에 해당하는지에 이르기까지 광범위한 특허 주제를 포괄합니다.
1) 탈러 대 비달, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)
인공지능이 아닌 오직 인간만이 발명할 수 있다.
버지니아 동부 지방법원의 항소심에서 연방항소법원은 인공지능(AI)이 특허 발명자가 될 수 없다고 판결했습니다. 스티븐 탈러는 미국 특허상표청(USPTO)에 제출한 특허 출원서에 발명자로 인간을 명시하지 않고 대신 "인공지능에 의해 생성됨"이라고 기재했습니다. 항소의 유일한 쟁점은 AI 소프트웨어가 특허 출원의 발명자가 될 수 있는지 여부였습니다. 연방항소법원은 특허법이 발명자는 개인이라고 명시적으로 규정하고 있다고 판단했습니다. 연방항소법원은 "개인"이라는 용어를 인간 또는 사람으로 해석했습니다. 따라서 AI는 USPTO에 제출된 특허 출원의 발명자가 될 수 없습니다.
2) Star Tech. Int'l Ltd. 대 Latham Pool Prods., 제2023-2138호, 2025년 미국 항소법원 LEXIS 9755 (연방순회법원, 2025년 4월 24일)
명백성 심사는 디자인 발명과 실용 발명에 대해 동일합니다.
미국 특허청 특허심판원(PTAB)의 이번 항소는 디자인 특허 심사에서 명백성 판단에 사용되었던 로젠-덜링 테스트를 기각하는 것입니다. 로젠-덜링 테스트는 주요 참고문헌이 문제의 디자인과 "기본적으로 동일"해야 하고, 보조 참고문헌은 주요 참고문헌과 "매우 관련성이 높아" 한쪽의 특징이 다른 쪽에도 적용될 수 있음을 암시해야 한다고 규정했습니다. 연방항소법원은 디자인 특허의 특허성 요건이 실용 특허의 요건과 일치해야 한다고 판단했습니다. 따라서, 실용 특허에 대한 그레이엄의 4단계 명백성 테스트가 적용되었습니다. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 US 398, 127 S. Ct. 1727, 167 L. Ed. 2d 705 (2007), 이제 디자인 특허의 고려를 위해 채택되었습니다.
3) Recentive Analytics, Inc. 대 Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025)
새로운 데이터 환경에서 머신러닝을 활용하는 것은 추상적인 개념이다.
델라웨어 지방법원의 이 항소는 35 USC § 101의 자격 요건을 논의하는 여러 연방 항소법원 사건 중 하나입니다. 연방 항소법원은 2단계 테스트를 적용했습니다. Alice Corp. v. CLS Bank International573 US 208 (2014) 판례는 반복적인 훈련과 동적 조정이 기계 학습에 내재된 것이며, 35 USC § 101에 따라 특허 적격성을 부여할 기술적 개선에 해당하지 않는다고 판단했습니다. 2단계 테스트는 먼저 특허 청구항이 자연 법칙, 자연 현상 또는 추상적 아이디어와 같은 특허 부적격 개념을 대상으로 하는지 여부를 판단하는 것입니다. 청구항이 부적격 개념을 대상으로 하는 경우, 청구항이 부적격 개념보다 실질적으로 더 많은 것을 포함하는 발명적 개념을 가지고 있는지 여부를 분석해야 합니다. 이 사건에서 특허 청구항은 이벤트 스케줄링 및 네트워크 맵 생성이라는 데이터 환경에 기계 학습을 적용하는 것을 기술하고 있습니다. 그러나 청구항에는 기계 학습 기술의 개선에 대한 설명이 없습니다. 따라서 연방 항소법원은 2단계 테스트를 적용하여 기존의 기계 학습 방법을 새로운 데이터 환경에 적용하는 것에 그치는 청구항은 실질적으로 더 많은 것을 포함하지 않는 추상적 아이디어이므로 특허 부적격이라고 판단했습니다.
4) Ariad Pharms., Inc. 대 Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336 (연방순회법원 2010)
서면 설명과 구현은 별개의 요구 사항입니다.
매사추세츠 지방법원의 이 항소심 판결은 35 USC § 112에 서면 명세서 제출 요건과 실시 가능성 요건이 모두 포함되어 있음을 재확인했습니다. 하급심에서는 해당 특허가 유효하며 침해되었다고 판결했습니다. 이 판결은 연방항소법원 재판부에서 뒤집혔고, 이 항소심에서 다시 확정되었습니다. 앙 뱅크 판결. 연방 항소법원은 35 USC § 112에 명시된 실시가능성 요건과는 별개로 서면 설명 요건이 포함된다는 이전 판결을 재확인했습니다. 특히, 서면 설명 요건은 발명자가 출원일 당시 청구된 발명품을 보유하고 있었음을 해당 기술 분야의 숙련자에게 합리적으로 전달하는 공개 내용이 있을 때 충족됩니다. 또한, 발명은 35 USC § 112에 따라 충분히 실시 가능해야 합니다. 이 사건에서 문제의 특허는 서면 설명의 결여로 무효로 판결되었습니다.
5) Aylus Networks, Inc. 대 Apple Inc., 856 F.3d 1353, 1355(Fed. Cir. 2017)
특허권 심사 과정에서 소송측 면책 조항이 발생할 수 있습니다.
캘리포니아 북부 지방법원의 항소심 판결에서, 특허권자가 특허심사(IPR) 절차 중에 한 진술은 청구항 해석 과정에서 발명 포기(prosecution disclaimer)를 인정하는 근거로 활용될 수 있다고 판시했습니다. 발명 포기란 발명자가 특허심사 과정에서 발명 범위를 제한하여 청구항의 범위를 좁히는 경우를 말합니다. 이 사건에서 특허권자는 IPR 절차 중에 특허 청구항과 관련된 진술을 한 후, IPR 절차 중에 한 진술은 발명 포기를 인정하는 근거로 활용될 수 없다고 주장했습니다. 이 사건 이전에는 발명 포기가 특허 발행 전 진술뿐 아니라 특허 발행 후 재심사 절차에서 한 진술에도 적용된다는 것이 확립된 판례였습니다. 그러나 이 사건에서 연방항소법원은 특허 청구항이 특허성을 유지하기 위한 해석과 잠재적 침해자에 대한 강제 집행을 위한 해석이 서로 다르게 이루어지는 것을 방지하기 위해 IPR 절차 중의 진술 또한 발명 포기의 적용 범위에 포함된다고 판단했습니다. 따라서 특허권자가 IPR 절차에서 한 진술은 특허권 포기의 근거로 활용될 수 있었고, 결과적으로 비침해에 대한 약식 판결이 내려졌습니다.