활성화, 예측 및 청구 전략: 아질런트 사태 이후 바이오 기술 특허 명세서 작성의 재고
35 USC § 102에 따른 선행기술의 경우, 선행기술 문헌은 청구된 발명의 모든 요소를 각각 공개해야 하며, 그러한 공개는 발명을 가능하게 하는 것이어야 합니다. 최근 연방 순회 법원의 결정 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.) 대 신테고(Synthego Corp.)2023-2186호, 2023-2187호(연방 항소법원, 2025년 6월 11일)에서는 § 102에 따른 선행 발명 요건이 강화된 실시 가능성 기준을 반영해야 하는지 여부를 다루었습니다. 암젠 대 사노피, 598 US 594 (2023)는 35 USC § 112에 따른 실시가능성을 충족하기 위해 전체 범위의 지원이 필요하다고 판시했습니다. 연방 항소법원은 참고문헌이 실제 세계에서 작동하지 않더라도, 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 발명을 복제할 수 있을 만큼 충분히 가르치는 한, 발명을 예상할 수 있다고 판시했습니다.
애질런트 대 신테고 이 사건은 CRISPR 유전자 편집 기술 관련 특허를 둘러싼 소송이었습니다. 애질런트는 CRISPR 유전자 편집에 사용되는 화학적으로 변형된 gRNA에 관한 특허를 보유하고 있었고, 신테고는 특허심판원(PTAB)에 해당 특허의 유효성에 이의를 제기했습니다. PTAB는 애질런트의 모든 청구항을 무효화했고, 애질런트는 항소하면서 인용된 선행 기술이 실시가능성이 없다고 주장했습니다.
연방항소법원은 특허심판원의 결정을 확정했습니다. 법원은 인용된 특허출원이 실시가능성 있는 선행참고문헌에 해당한다고 판시했는데, 이는 참고문헌이 특허 청구항의 단일 실시예만을 실시가능하게 하면 특허 실시가능성 요건인 특허 청구항 102조의 요건을 충족하기 때문입니다. 법원은 이와는 다른 경우를 구분했습니다. 암젠 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 암젠 둘째, § 102에 따른 선행기술의 실시가능성 여부가 아니라 § 112에 따른 실시가능성 여부를 다루었습니다. 암젠최첨단 기술과 인용된 참고 문헌의 조합은 불필요한 실험을 피하기 위한 충분한 지침을 제공했습니다. 따라서, 강화된 암젠 해당 기준은 제102조에 따른 예상에 적용되지 않습니다.
연습 팁:
- 새로운 특허 출원을 준비할 때, 예시가 제한적이거나 예측적인 선행 기술을 무시해서는 안 됩니다. 제102조에 따른 실시가능성 기준은 비교적 낮습니다. 예를 들어, 예측적 실시예만으로도 충분할 수 있습니다. 단 하나의 예측적 실시예라도 청구된 발명을 실시하는 한 가지 방법을 제시한다면 선행기술로서 효력을 가질 수 있습니다. 따라서 새로운 특허 출원의 청구항을 작성할 때에는 선행기술상의 예측적 실시예를 신중하게 고려해야 합니다.
- 방어 전략으로 특허 출원서에 실제 작동 가능한 예시와 예측 가능한 예시를 모두 포함시키십시오. 잘 구성된 예측 실시예는 두 가지 목적을 달성할 수 있습니다. 첫째, 명세서 공개를 강화하고, 둘째, 경쟁사의 출원에 대해 실시 가능한 선행 기술로 인정받을 가능성을 높여줍니다. 경쟁사가 청구항을 우회하는 설계를 하지 못하도록 하려면 새로운 특허 출원에는 다양한 예측 실시예를 포함해야 합니다. 이러한 방어적 가치 외에도, 실시 실시예와 실험 데이터는 발명이 전체 범위에 걸쳐 실시될 수 있음을 입증함으로써 특허 실시 가능성 요건(§ 112)을 강화합니다.