계속특허출원서에서 더 광범위한 청구범위를 포기하지 마세요
"계속출원"은 특허 출원인들이 흔히 사용하는 전략입니다. 즉, 특허 출원 허가를 받은 후, 출원인은 최초 출원에서 공개된 내용을 바탕으로 추가 또는 더 넓은 청구 범위를 확보하기 위해 계속출원을 제출합니다. 일반적으로 출원인은 최초 출원에서 허가된 청구항을 유지한 후, 더 넓은 범위의 청구항을 얻기 위해 계속출원을 시도합니다. 그러나 출원인은 계속출원 청구항을 작성할 때 발생할 수 있는 문제점을 인지해야 합니다. 특히, 이전 출원에서 "포기"했던 내용을 계속출원에 청구항으로 제출하는 경우, 계속출원이 무효가 될 뿐만 아니라 부당행위 소송에 휘말릴 위험이 있습니다.
청구 범위는 어떻게 제한됩니까?
청구 범위는 일반적으로 논거 제시 또는 수정을 통해 포기됩니다. Traxcell Techs., LLC 대 Nokia Sols. & Networks Oy 사건을 참조하십시오.예를 들어, 심사관이 인용한 선행 기술을 극복하기 위해 청구항이 수정된 경우, 수정 전 청구항의 범위는 일반적으로 포기된 것으로 간주됩니다. 또한, 심사 과정에서 인용된 선행 기술을 극복하기 위한 주장이 제기된 경우, 반박된 청구항 언어 해석은 포기된 것으로 간주될 수 있습니다.
면책 조항을 극복하는 방법은 무엇일까요?
청구범위가 포기된 것이 명확한 경우, 최선의 조치는 후속 출원에서 포기된 주제를 다시 청구하려는 시도를 피하는 것입니다. 이렇게 하면 특허 패밀리의 모든 구성원이 일관성을 유지하고 포기와 관련된 주장에 대해 강력한 대응력을 확보할 수 있습니다. 그러나 출원인이 이전의 포기를 극복하고자 하는 경우에도 모든 것이 불가능한 것은 아닙니다. 이전의 포기는 포기를 철회함으로써 극복될 수 있습니다. 예를 들어, 연방 항소법원은 계속출원의 심사 과정이 "이전의 포기와 그 포기가 회피하기 위해 이루어졌던 선행 기술을 재검토해야 할 필요가 있음을 심사관에게 충분히 알릴 수 있을 정도로 명확한 경우" 청구범위를 되찾을 수 있다고 판시했습니다. 하킴 대 캐논 아벤트 그룹 PLC, 479 F.3d 1313, 1318(Fed. Cir. 2007).
따라서 이전의 권리 포기를 성공적으로 철회하는 한 가지 방법은 미국 특허청(USPTO)에 제출하는 서류에 이전 심사 또는 출원의 어떠한 제한이나 권리 포기도 현재 계류 중인 청구항에 적용되지 않는다고 명시적으로 기재하는 것입니다. 다행히 계속 출원에 대한 심사관의 의견서에 대한 답변으로 제출되어 권리 포기 철회의 성공적인 사례로 인정된 예시 문구가 있습니다. 해당 문구는 다음과 같습니다. "청구항의 언어에 대한 어떠한 제한이나 심사 권리 포기도 이전 심사 또는 이전 버전의 청구항이나 이전 특허의 청구항에 적용되어서는 안 되며, 특허청이 그러한 적용을 하고 있다는 명시적인 진술을 하지 않는 한 그러한 적용이 없는 것으로 간주됩니다." Luv N' Care, Ltd. 대 Jackel Int'l Ltd., 115 F. Supp. 3d 808, 819 (ED Tex. 2015).
계약 해지 거부가 어떻게 불공정한 행위로 이어질 수 있을까요?
위에서 언급한 것과 같은 설명 문구를 포함하지 않고 포기된 청구범위를 얻으려고 시도하는 데에는 중요한 단점이 있습니다. 즉, 불공정 행위 항변의 빌미를 제공할 수 있다는 것입니다. 특히, 연방 항소법원은 관련 특허 출원의 청구항 거절을 포함하는 심사관 의견서를 공개하지 않으면 불공정 행위로 간주될 수 있다고 판시했습니다. 맥케슨 인포솔루션 대 브리지 메디컬, 487 F.3d 897, 913 (Fed. Cir. 2007). 그 근거는 다음과 같습니다. 맥 케슨 (McKesson) 이 결정은 본 기사에서 논의된 면책 조항 상황에도 적용되는 것으로 간주되었습니다. 와이어스 대 워크하르트 주식회사, No. CV 07-5166 JVS (ANx), 2008 US Dist. LEXIS 126736, at *6-7 (CD Cal. May 29, 2008). 특히, 신청인은 와이어스 출원인은 이전 관련 출원을 선행 기술로 공개했지만, 해당 관련 출원 심사 과정에서 동일하거나 실질적으로 동일한 청구항이 거절되었다는 사실을 공개하지 않았습니다. 법원은 출원인을 상대로 제기된 불공정 행위 주장을 기각하지 않고, 이전 거절 사실을 공개하지 않은 것을 근거로 구제 청구가 타당하다고 판단했습니다. 그러나 이러한 견해가 보편적인 것은 아닙니다. 다른 지방 법원에서는 이전 거절 사실을 공개하지 않은 것을 근거로 불공정 행위를 인정할 수 없다고 판결했습니다. Color Kinetics Inc. v. Tir Sys. 사건을 참조하십시오., No. 03-CV-12491-MEL, 2007 US Dist. LEXIS 107666, at *6-7 (D. Mass. Feb. 8, 2007) (“따라서 CK는 모 출원에 이미 포함된 정보를 추가로 공개해야 하는 중요한 정보로 제시할 의무가 없었으므로 공개 의무를 회피하지 않았습니다.”).
결론
계속특허 출원을 위한 청구항 작성의 첫 번째 단계는 이전에 포기했던 청구항 범위를 포함하여 잠재적 보장 범위를 파악하는 것입니다. 이전에 포기했던 범위를 보장받고자 하는 경우, 포기 철회 사실이 출원 이력에 명확히 기록되어야 합니다.
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