혁신의 문을 열다: 베이-돌 법의 영향 이해하기
베이-돌 법, 35 USC §§ 200-212[1]이 법은 표면적으로는 연방 기금으로 지원되는 연구의 실용적인 활용을 장려하는 프로그램을 만듭니다. 베이-돌 법에 명시된 바와 같이, 의회는 "특허 제도를 활용하여 연방 기금으로 지원되는 연구 또는 개발에서 발생하는 발명의 활용을 촉진"하고자 합니다.[2] 베이-돌 법(Bayh-Dole Act)은 중소기업을 육성하고 관련 기술 발명가에게 공정한 보상을 제공하는 것을 목표로 합니다. 의회는 다양한 요건을 통해 이러한 목표를 달성하고자 합니다.
자금 지원 계약 및 활용 보고 의무
베이-돌 법에 따라 연방 기관과 계약자 간의 자금 지원 계약으로 특허 가능한 발명이 발생한 경우, 계약자는 합리적인 시간 내에 해당 발견 또는 기술을 자금 지원 기관에 보고해야 합니다.[3] 일반적으로 계약자는 발명자가 자신의 발명품을 계약자에게 공개한 날로부터 2개월 이내에 해당 발명품 또는 특허 가능한 사항을 연방 기관에 공개해야 합니다.[4] 계약자는 정보 공개 시 연구 자금을 지원한 연방 기관과의 계약 내용과 발명자를 명시해야 합니다.[5] 계약자는 공개 자료에서 연방 기관이 기술과 발명을 명확하게 이해할 수 있도록 충분히 설명해야 합니다.[6] 또한, Bayh-Dole 법은 계약자가 발명품이 어떤 간행물에 게재되었거나 게재될 예정인 경우, 계약 자금을 지원하는 연방 기관에 이를 알려야 한다고 규정하고 있습니다.[7]
베이-돌 법의 또 다른 조항은 계약자가 연방 기관에 발명을 공개한 후 2년 이내에 공개된 발명에 대한 소유권을 유지할지 여부를 선택하도록 요구합니다.[8] 계약자가 공개된 발명에 대한 소유권을 보유하기로 선택하는 경우, 계약자는 특허 출원에 대한 법적 제한이 발생하기 전에 미국에 특허 출원을 제출해야 합니다.[9] 특허 출원을 선택하고 제출해야 하는 요건의 일환으로, 계약자는 발명에 대한 권리를 보유하고자 하는 모든 해외 국가에 해외 특허 출원도 제출해야 합니다.[10] 그렇지 않을 경우, 연방 기관은 해당 외국에서 발명에 대한 권리를 보유할 수 있습니다.[11] 중요한 점은 연방 기관이 "계약자, 그의 면허 소지자 또는 양수인이 수행하는 활용 또는 활용을 얻기 위한 노력에 대한 정기적인 보고"를 요구할 권리를 보유한다는 것입니다.[12] 이 법 조항을 시행하기 위해서는 계약자와 연방 기관 간의 계약에 계약자가 활용 노력에 대해 "연 1회 이하"로 정기적으로 보고해야 한다는 문구가 포함되어야 합니다.[13] 계약자는 개발 현황, 판매 또는 사용 날짜, 수령한 로열티 및 연방 기관이 합리적으로 지정하는 기타 데이터에 대한 정보를 포함해야 합니다.[14]
연방 기관의 행진 참여 권리
발명품의 활용에 대한 보고는 중요합니다. 왜냐하면 발명품을 만족스럽게 활용하지 못할 경우 "강제 사용권"이 발생할 수 있기 때문입니다. 강제 사용권이란 연방 기관이 계약자에게 제3자에게 발명품 사용권을 부여하도록 요구하여 발명품을 활용할 수 있도록 하는 권리입니다.[15] 만약 계약자가 사용 허가를 거부할 경우, 연방 기관은 제3자에게 해당 발명품을 사용할 수 있는 사용 허가를 부여할 수 있습니다.[16] 연방 기관이 개입할 수 있는 상황은 네 가지가 있습니다.
- 첫째, 연방 기관이 "계약자 또는 양수인이 해당 발명품을 해당 사용 분야에서 실질적으로 적용하기 위한 효과적인 조치를 취하지 않았거나 합리적인 시간 내에 취할 것으로 예상되지 않기 때문에 조치가 필요하다"고 판단하는 경우, 연방 기관은 개입할 수 있습니다.[17]
- 둘째, 연방 기관이 "계약자, 양수인 또는 그들의 면허 소지자가 합리적으로 충족시키지 못하는 건강 또는 안전상의 필요를 완화하기 위해 조치가 필요하다"고 판단하는 경우, 연방 기관은 개입할 수 있습니다.[18]
- 셋째, 연방 기관이 "연방 규정에 명시된 공공 사용 요건을 충족하기 위해 조치가 필요하며, 계약자, 양수인 또는 허가권자가 그러한 요건을 합리적으로 충족하지 못하는 경우"에 개입할 수 있습니다.[19]
- 넷째, 연방 기관이 "제204조에 따라 요구되는 합의가 얻어지지 않았거나 포기되었거나, 미국 내에서 대상 발명품을 사용하거나 판매할 수 있는 독점적 권리의 라이선스 보유자가 제204조에 따라 얻은 합의를 위반했기 때문에 조치가 필요하다"고 판단하는 경우, 연방 기관은 개입할 수 있습니다.[20] 이 상황은 베이-돌 법(Bayh-Dole Act)에서 특정 발명과 관련된 산업 활동이 미국에서 이루어지도록 장려하는 조항에 적용됩니다.[21]
연방규정집은 정부가 강제진입권을 행사하기 위해 거쳐야 하는 절차에 관한 추가 정보를 제공합니다.[22] 주목할 만한 점은 1980년 베이-돌 법이 통과된 이후로 어떤 연방 기관도 강제 진입 권한을 행사한 적이 없다는 것입니다.[23]
연방 의회 입헌의견 활용에 관한 정부 기관 지침안
2021년 7월 9일, 바이든 대통령은 행정명령 14036호 "미국 경제의 경쟁 촉진"에 서명했습니다.[24] 이 행정명령은 여러 가지 정책 목표를 제시하고 있는데, 모두 표면적으로는 미국 경제 내 경쟁을 증진하고 해외 경제와의 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 그중 하나는 "미국인들이 처방약에 너무 많은 돈을 지불하고 있다"는 문제를 다루는 것으로, 이 문제는 부분적으로 "특허 및 기타 법률이 남용되어 제네릭 의약품과 바이오시밀러의 경쟁을 수년, 심지어 수십 년 동안 저해하거나 지연시켜 온 것"에 기인한다고 지적합니다.[25] 정책 목표를 진전시키기 위해 해당 명령은 국립표준기술연구소(NIST)에 "기관이 35 USC 202(c)(5)에 따라 기관에 보고된 계약자의 활용 활동을 매년 NIST에 보고하도록 요구하는 규칙 제정을 시작하는 것을 고려하라"고 지시합니다.[26]
이에 대한 대응으로 NIST는 "의무적 참여권 행사 검토를 위한 기관 간 지침 프레임워크 초안"에 관한 공지 및 정보 요청을 발표했습니다.[27] 해당 공지는 "정부 기관이 시위 진압권을 행사할지 여부를 결정할 때 고려할 수 있는 요소들을 검토"합니다.[28] 해당 지침에서 제시된 틀은 연방 기관이 강제 진입권 행사가 정당한지 여부를 판단하기 위해 세 가지 광범위한 질문에 답하도록 요구합니다.
- 연방 기관은 다음 사항을 판단해야 합니다. 베이-돌 법이 적용되는가?[29]
- 베이-돌 법이 적용되는 경우, 연방 기관은 법정 기준이 충족되는지 여부를 판단해야 합니다.[30]
- 법정 기준이 충족되면 연방 기관은 강제 진입권을 행사하는 것이 베이-돌 법의 정책 및 목표를 뒷받침하는지 여부를 판단해야 합니다.[31]
Bayh-Dole 법이 적용되는지 여부를 판단하기 위해 연방 기관은 검토 중인 발명품이 "자금 지원 계약에 따른 업무 수행 과정에서 계약자가 구상하거나 최초로 실제로 구현한 모든 발명품"인 대상 발명에 해당하는지 평가해야 합니다.[32] 해당 발명은 연방 기관에 보고된 대상 발명이거나, 보고되지 않은 대상 발명일 수 있습니다.[33] 기본적으로, 해당 발명품은 계약자가 베이-돌 법의 조항 적용 대상임을 인정하거나, 해당 발명품이 연방 자금 지원의 결과물이라는 증거가 제시되어야 합니다.[34] 예를 들어, 해당 발명에 대한 특허는 특허 문서 표면에 연방 자금 지원을 명시적으로 인정하는 내용을 포함할 수 있습니다.[35]
연방 기관이 베이-돌법이 적용된다고 판단하는 경우, 해당 연방 기관은 베이-돌법에 명시된 강제입대 요건이 충족되는지 여부를 판단해야 합니다.[36] 앞서 언급했듯이, 연방 기관은 "계약자 또는 양수인이 해당 발명품을 해당 사용 분야에서 실질적으로 적용하기 위한 효과적인 조치를 취하지 않았거나, 합리적인 시간 내에 취할 것으로 예상되지 않기 때문에 조치가 필요한지"를 평가합니다.[37] 이와 관련하여 연방 기관은 "계약업체가 해당 발명품을 개발하고 실용화하기 위해 취한 조치"를 고려해야 합니다.[38] 예를 들어, 해당 발명품에 대한 라이선스가 부여되었는지, 그리고 해당 발명품을 구현한 제품이 존재하는지 등을 살펴보아야 합니다.[39] 연방 기관이 고려해야 할 또 다른 질문은 해당 발명품을 구현한 제품이 합리적인 가격이나 조건으로 제공되고 있는지 여부입니다.[40]
연방 기관이 "계약자, 양수인 또는 그들의 면허 소지자가 합리적으로 충족하지 못하는 건강 또는 안전상의 필요를 완화하기 위해 조치가 필요하다"고 판단하는 경우,[41] 연방 기관은 충족되지 않거나 해결되지 않은 건강 또는 안전상의 필요가 무엇인지, 그리고 연방 기관의 개입 조치가 어떻게 해당 건강 또는 안전상의 필요를 해결할 수 있는지를 고려해야 합니다.[42] 예를 들어, 계약자가 정당한 이유 없이 보건 또는 안전상의 필요성을 악용하고 있는 것은 아닌가?[43]
연방 기관이 "연방 규정에 명시된 공공 사용 요건을 충족하기 위해 조치가 필요하며, 계약자, 양수인 또는 허가권자가 해당 요건을 합리적으로 충족하지 못하는 경우"라고 판단하는 경우,[44] 연방 기관은 계약자가 다른 연방 규정에 따라 공공 사용 요건을 충족하기 위해 합리적인 조치를 취하고 있는지 여부를 판단합니다.[45]
연방 기관이 "제204조에 따라 요구되는 합의가 얻어지지 않았거나 포기되었거나, 또는 미국 내에서 대상 발명품을 사용하거나 판매할 수 있는 독점적 권리의 허가권자가 제204조에 따라 얻은 합의를 위반했기 때문에 조치가 필요하다"고 판단하는 경우,[46] 해당 기관은 발명품의 제조 장소를 확인해야 합니다. 제조가 미국 이외 지역에서 이루어지는 경우, 면제가 필요하거나 이미 면제를 받았어야 합니다.[47]
셋째, 법정 기준이 충족되면 연방 기관은 강제 진입권 행사가 베이-돌 법의 정책 및 목표를 뒷받침하는지 여부를 평가해야 합니다.[48] 공지사항에 명시된 바와 같이, “[베이-돌 법안의 정책 및 목표의 기반은 (다른 여러 주제 중에서도) 두 가지 주제를 반영합니다. 즉, 미국 내 신제품 개발을 촉진하고 미국 내 최종 사용자 또는 소비자가 해당 제품을 이용할 수 있도록 하는 것입니다.]”[49] 질의는 상황에 따라 다르며 각 사례별로 철저히 평가해야 합니다. 연방 기관은 강제 수용이 "실질적인 적용을 달성하는 데 도움이 되는지, 건강 또는 안전상의 필요를 완화하는지, 공공 사용 요건을 충족하는지, 또는 제조 요건을 충족하는지"를 고려할 수 있습니다.[50] 연방 기관은 "확인된 문제를 해결할 수 있는 다른 방법이 있는지, 그리고 그러한 대안들을 강행 절차 대신 또는 병행하여 추진할 수 있는지"를 고려해야 합니다.[51] 연방 기관은 또한 "강제 진입 방식 사용이 갖는 더 넓은 의미"를 고려해야 합니다.[52] 해당 공지에는 연방 기관이 강제 진입권 행사의 필요성을 더욱 면밀히 평가할 수 있도록 이러한 광범위한 질문 각각 아래에 추가적인 질문들이 제시되어 있습니다.
앞서 언급했듯이 연방 정부는 지금까지 강제 진입권을 행사한 적이 없습니다. 행정 명령에 제시된 내용과 강제 진입권 행사가 적절한 시기를 평가하기 위한 구체적인 지침 마련은 연방 정부의 입장에 변화가 있을 가능성을 시사합니다. 정부, 연구 기관, 그리고 업계의 많은 사람들은 이번 행정 명령과 지침이 베이-돌법 시행에 있어 근본적인 변화를 의미한다고 우려를 표명했습니다.
March-In Right Guidance에 대한 가능한 입법적 대응
2024년 1월, 톰 틸리스 상원의원과 크리스 쿤스 상원의원은 베이-돌법(Bayh-Dole Act)과 바이든 행정부가 연방 정부의 강제집행 권한 사용을 확대하려는 움직임을 겨냥한 법안을 발의했습니다. 특히, 틸리스와 쿤스 상원의원은 현재 베이-돌법에 따른 보고 절차가 비효율적이고 과중하다고 우려하고 있습니다.[53] 명시적으로 언급되지는 않았지만, 이 법안의 발의 시점을 보면 틸리스 상원의원과 쿤스 상원의원은 새로운 지침 하에서 보고 과정의 어려움으로 인해 많은 중소기업과 비영리 단체가 의도치 않게 강제 수주권의 적용을 받게 될 것을 우려하고 있는 것으로 보입니다. 즉, 계약업체의 기술 개발 부족 때문이 아니라, 정확하고 효율적으로 사업 내용을 보고하지 못하여 재산권을 상실할 수 있다는 것입니다.
제안된 법안은 "미국 내 계약업체에 대한 베이-돌 법 규정의 영향"에 대한 연구를 요청합니다.[54]또한, 해당 법안이 통과될 경우, 통과 후 약 1년 반 이내에 미국 회계감사원장이 보고서를 제출해야 합니다.[55] 보고서에는 다음 내용이 포함될 것입니다. 계약자가 선택하지 않은 발명품의 비율, 보고 기한의 자동 연장, 보고 요건이 해외 기업과의 경쟁에 미치는 영향, 연방 기관의 보고 활용 방식, 보고 요건으로 인해 발생하는 장벽, 비영리 단체가 보고 요건을 준수하기 위해 투입해야 하는 시간과 노력, NIST의 iEdison 시스템을 이용한 보고 과정에서 계약자가 겪는 어려움, 단일 공개 시스템의 이점, 그리고 현재 Bayh-Dole 법 준수를 위해 사용되고 있는 공개 시스템의 수.[56]
제안된 법안의 영향 평가
표면적으로 보면, 제안된 법안은 상당히 무해해 보입니다. 쿤스 상원의원과 틸리스 상원의원은 단순히 베이-돌 법에 따른 보고의 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 추가 정보를 원하는 것처럼 보입니다. 그리고 실제로 그럴 수도 있습니다. 그러나 제안된 법안의 시기를 고려할 때, 이 법안이 연방 정부의 강제 참여 권한을 약화시키는 추가 법안을 마련하기 위한 근거를 마련하려는 의도로 만들어졌다는 추론을 하는 것도 무리가 아닙니다.
예를 들어, 제안된 법안을 통해 얻은 정보는 중소기업과 비영리 단체가 연방 정부 자금 지원을 받은 기술의 상용화 노력을 보고하는 단일 시스템을 구축하는 데 사용될 수 있습니다. 단일 시스템은 연방 기관이 수집할 수 있는 정보와 위치를 표준화함으로써 보고 요건의 부담을 완화할 수 있습니다. 그러나 반대로, 단일 시스템이 수집하는 정보를 지나치게 단순화하여 기관이 상용화 노력에 대한 유용한 정보를 쉽게 얻지 못하게 할 수도 있습니다. 또한, 이러한 시스템이 존재한다는 사실 자체만으로도 계약자가 시스템에서 요구하는 최소한의 정보만 제공했다면 해당 기술 상용화를 위해 충분한 노력을 기울이고 있다는 추정을 불러일으킬 수 있습니다.
제안된 지침 역시 문제점이 없는 것은 아닙니다. 책임성과 투명성이 강화될 때마다 책임을 지거나 투명성을 확보하려는 기관에 부과되는 행정적 부담 또한 증가할 수밖에 없습니다. 따라서 연방 정부가 베이-돌 법에 따라 보조금 및 계약 수혜자에 대한 더욱 엄격한 평가를 검토한다면, 강제 수용권의 적절성 평가와 관련된 수많은 정보 요청을 처리하고 대응하는 행정 시스템이 크게 확장될 가능성이 높습니다. 이는 교육 및 연구에 사용될 예정이었던 예산을 추가적인 관료주의적 지출로 전용할 수 있습니다.
최종 생각
이 문제는 선거가 있는 해에 제기되었는데, 역사적으로 이러한 시기에는 법안 통과가 쉽지 않았습니다. 게다가 현 의회는 최근 몇 년 동안의 의회보다 기능이 저하되고 법안 처리 능력이 떨어져 보입니다. 틸리스 상원의원과 쿤스 상원의원이 발의한 법안은 초당적 지지와 제한적인 요구에도 불구하고 통과될 가능성이 희박해 보입니다. 따라서 연방 정부가 시위 진압 권한 행사 평가 지침을 시행할 가능성이 높아졌습니다.
이 지침의 잠재적 영향은 2024년 11월 대선 결과에 크게 좌우됩니다. 조 바이든 대통령이 재선에 성공할 경우, 연방 정부는 베이-돌법에 따른 강제 수용권(march-in rights) 발동을 추진할 가능성이 있습니다. 반대로 도널드 트럼프가 재선에 성공할 경우, 연방 정부는 강제 수용권의 확대 및 사용 증가를 추구할 가능성은 낮습니다. 설령 연방 정부가 강제 수용권을 행사하더라도, 연방 연구 자금을 지원받는 계약업체들은 베이-돌법의 요건을 준수해야 하며, 앞으로도 계속해서 준수해야 할 것입니다. 지난 40년간 계약업체들은 강제 수용권이 사용되지 않을 것이라고 예상해 왔습니다. 이러한 예상이 바뀔 경우, 연방 정부 지원 연구의 판도가 극적으로 바뀔 수 있습니다.
크리스토퍼 코블은 지적재산권법 전반에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공하는 로펌인 하네스 IP의 댈러스 사무소 대표 변호사입니다. 그의 주요 업무 분야는 특허법, 특허 출원, 심사 및 관련 특허 계약입니다.
28081570.3
[1] 미국법전 제35조 200-212항. 미국 연방 법률 제35장 18절: 연방 정부의 지원을 받아 발명된 발명품에 대한 특허권 (house.gov)
[2] ID입니다. 200에서.
[3] 35 USC § 202(c)(1).
[4] 37 CFR § 3.14(c)(1).
[5] ID입니다.
[6] ID입니다.
[7] ID입니다.
[8] 35 USC § 202(c)(2).
[9] 35 USC § 202(c)(3).
[10] ID입니다.
[11] ID입니다.
[12] 35 USC § 202(c)(5).
[13] 37 CFR § 401.14(h).
[14] ID입니다.
[15] 35 USC § 203(a).
[16] 35 USC § 203.
[17] 35 USC § 203(a)(1).
[18] 35 USC § 203(a)(2).
[19] 35 USC § 203(a)(3).
[20] 35 USC § 203(a)(4).
[21] 35 USC § 204.
[22] 37 CFR § 401.6.
[23] 3월 참여권 행사를 고려하기 위한 기관 간 지침 프레임워크 초안에 관한 정보 요청, 88 Fed. Reg. 85,593, 85,596 (2023년 12월 8일).
[24] 미국 경제의 경쟁 촉진, 연방 관보 86호 36,987호(2021년 7월 14일).
[25] 86 연방 규정 36,988.
[26] 86 연방 규정 36,998.
[27] 3월 참여권 행사를 고려하기 위한 부처 간 지침 프레임워크 초안에 관한 정보 요청, 88 Fed. Reg. 85,593 (2023년 12월 8일).
[28] ID입니다.
[29] 88 연방 규정 85,597.
[30] ID입니다.
[31] ID입니다.
[32] 88 연방 규정 85,595.
[33] 88 연방 규정 85,597.
[34] 88 연방 규정 85,597-98.
[35] 88 연방 규정 85,597.
[36] 88 연방 규정 85,598.
[37] 35 USC § 203(a)(1).
[38] 88 연방 규정 85,598.
[39] ID입니다.
[40] ID입니다.
[41] 35 USC § 203(a)(2).
[42] 88 연방 규정 85,599.
[43] ID입니다.
[44] 35 USC § 203(a)(3).
[45] 88 연방 규정 85,599.
[46] 35 USC § 203(a)(4).
[47] 88 연방 규정 85,599.
[48] 88 연방 규정 85,600.
[49] ID입니다.
[50] ID입니다.
[51] ID입니다.
[52] ID입니다.
[53] 틸리스와 쿤스 의원, 경쟁 증진을 위한 효율성 개선 법안 발의 – T… (senate.gov).
[54] 경쟁 증진을 위한 효율성 개선법, S.3569, 제118대 의회 § 2 (2024).
[55] S.3569 § 2(b)(1).
[56] S.3569 § 2(b)(2)(A)-(I).
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