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미국에서 수단-기능 청구항 해석에 대해 외국 [및 미국] 특허 실무자가 알아야 할 사항 – 35 USC § 112(f) 이해

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개요

우리 모두 본 적 있죠. 특허 변호사들은 단어를 만들어내는 걸 좋아합니다. 예를 들어, 파이프, 호스, 튜브를 청구하는 대신 "유체 전달 시스템"이나 "유체 도관"과 같은 특허 청구항을 작성하는 식이죠. 

왜 그럴까요? 고객을 위해 가능한 한 가장 폭넓은 특허 보호를 확보하는 것이 우리의 임무이기 때문입니다. 하지만 이러한 교묘한 시도는 역효과를 낳아 특허 집행 시 청구 범위의 불확실성을 초래할 수 있습니다. 이러한 만들어낸 용어들은 종종 미국 특허법 35 USC §112(f)에 따른 수단-기능 청구 해석이 적용된다는 주장을 불러일으키기 때문입니다. 이러한 주장(일반적으로 소송 과정에서 침해 혐의를 받는 당사자가 제기함)이 받아들여지면, 겉보기에 광범위해 보이는 청구 범위도 명세서에 기술된 실시예[및 도면]와 "알려진 등가물"로 제한될 수 있습니다.

법령

미국 특허법 제35조 112항 (f)호는 특정 청구항 작성 도구/기법을 성문화했다는 점에서 비교적 독특합니다. 기본적으로 이 조항은 기능적 언어만을 사용하여 청구항을 작성하는 것을 허용하지만, 그렇게 할 경우 청구항의 범위가 특허 명세서에 기술된 구조와 알려진 등가물에만 한정된다는 점을 명확히 하고 있습니다.  

(f) 조합에 대한 청구항의 요소.

조합에 대한 청구항의 요소는 구조, 재료 또는 행위에 대한 상세한 설명 없이 특정 기능을 수행하기 위한 수단 또는 단계로 표현될 수 있으며, 그러한 청구항은 명세서에 기술된 해당 구조, 재료 또는 행위 및 그 등가물을 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

35 USC §112(f)

흥미롭게도, 특허법의 다른 부분에서는 의회가 다른 청구항 작성 기법을 승인했다는 내용을 찾아볼 수 없습니다. 

수단-기능 주장의 가장 직관적인 예는 다음과 같은 형식을 따릅니다.

            “[기능 삽입, 예: 물 운송]을 위한 수단”

위의 예에서 "물을 운반하는" 기능은 파이프, 호스, 튜브 또는 기타 구조물 외에도 양동이와 같은 것으로도 수행될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 

이는 비교적 간단해 보일 수 있지만, 법적으로 인정된 청구항 작성 도구로 시작된 것이 부주의한 사람들에게 함정이 될 수 있습니다. 특허 실무자는 의도치 않게 수단-기능 청구항 제한을 작성할 의도가 없었더라도 35 USC §112(f) 조항을 위반할 수 있기 때문입니다.

 

우리는 어떻게 여기까지 오게 되었을까? – 윌리엄슨 사건

10년 전에는 "수단" 또는 "단계"라는 단어를 사용하는 청구항은 35 USC §112(f)(당시에는 AIA 이전 35 USC §112, ¶6)를 적용하고, 이러한 단어가 없는 청구항은 적용하지 않는다는 강력한 추정이 존재했기 때문에 수단-기능 청구항 해석을 언제 적용해야 하는지에 대한 불확실성이 적었습니다.  그린버그 대 에티콘 엔도서저리 주식회사 사건 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996). 의회가 실무자에게 이 청구항 작성 도구를 사용하거나 사용하지 않을 수 있는 선택권을 주기 위해 35 USC §112(f)를 성문화했다는 점을 고려하면 이 법규는 매우 타당합니다.

하지만 2015년 연방 항소법원이 판결을 내리면서 모든 것이 바뀌었습니다. 윌리엄슨 대 시트릭스 온라인 LLC792 F.3d 1339, 1347 (Fed. Cir. 2015) 판결은 청구항에 "수단" 또는 "단계"라는 단어가 사용되었을 때 35 USC §112(f)가 적용된다는 강력한 추정을 뒤집었습니다. 이후에도 추정은 여전히 ​​적용됩니다. 윌리엄슨그러나 이는 더 이상 강력한 추정이 아니며, §112(f)의 적용은 이제 청구항이 "수단"이라는 단어 대신 "일회성 단어"(즉, 구조가 없는 일반 용어)를 사용하는지 여부에 대한 다소 주관적인 판단에 달려 있습니다. 윌리엄슨 해당 사례 자체에서 예시를 제공하며 "메커니즘", "요소", "장치"와 같은 일반적인 용어가 §112(f)를 발동시킬 수 있는 임시 단어임을 설명합니다.  Id. 1350. 

특허심사절차 매뉴얼(MPEP)은 비구조적 일반 명칭을 사용하는 추가적인 예시를 제공합니다. 35 USC 112(f): "메커니즘", "모듈", "장치", "단위", "구성 요소", "요소", "부속품", "기구", "기계" 또는 "시스템". MPEP 2181; 인용 웰커 베어링 주식회사, 대 PHD 주식회사, 550 F.3d 1090, 1096, 89 USPQ2d 1289, 1293-94 (연방순회법원 2008); 매사추세츠 공과대학교 대 아바쿠스 소프트웨어 소송 462 F.3d 1344, 1354, 80 USPQ2d 1225, 1228 (Fed. Cir. 2006); 개인 맞춤형 미디어, 161 F.3d 704, 48 USPQ2d 1886–87; Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206, 1214-1215, 48 USPQ2d 1010, 1017 (Fed. Cir. 1998). 그러나 이 목록은 완전한 것이 아니며 미국 법원에서 일관성 없이 적용되는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 아래 표는 동일하거나 유사한 청구항 용어가 각기 다른 사건에서 법원에 의해 어떻게 다르게 취급되었는지 보여줍니다.

112f 기사 요약 | 지적재산권 법률 회사 | Harness IP

궁극적으로 특정 용어가 §112(f)를 적용하는지 여부를 판단하는 것은 "청구항의 단어가 해당 기술의 통상의 기술자가 구조의 명칭으로서 충분히 명확한 수단을 갖는 것으로 이해하는지 여부"에 달려 있습니다.  윌리엄슨, 792 F.3d at 1348. 따라서 지방 법원 소송에서 전문가 증인의 진술 및/또는 증언은 이러한 결정에 큰 역할을 할 수 있습니다.

이 스펙트럼의 다른 한쪽 끝에는 구조를 암시하고 §112(f)를 명백히 적용하지 않는 용어가 있습니다. 예를 들면 "클램프", "컨테이너", "잠금장치" 등이 있습니다.  Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc. 사건을 참조하십시오., 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996). 실질적인 관점에서 볼 때, 여기서 주목할 만한 점은 §112(f)가 적용되는 것으로 판단된 용어들이 일반적으로 특허 변호사가 출원서를 작성할 때 만들어낸 용어처럼 들린다는 것입니다. 반면, 에 나열된 구조적 예시들은 쉽게 상상할 수 있습니다. 그린버그 일상 용어로 사용되거나 엔지니어들이 사용하는 용어입니다.  따라서 특허 실무자에게 중요한 점은 특허 출원서에 사용된 용어가 특허 실무자가 만든 이름이 아니라 발명가/업계에서 특정 구성 요소를 부르는 명칭과 일치하면 §112(f) 관련 문제를 상당 부분 피할 수 있다는 것입니다.

해야 할 일과 하지 말아야 할 일 – 실제 사례

서두에서 제시한 예시로 돌아가서, 의뢰인이 소방차 제조업체이고 소방차의 확장형 사다리 끝에 물대포를 최초로 장착했다고 가정해 보겠습니다. 의뢰인의 소방차에서는 주름진 호스를 통해 물대포에 물이 공급되는데, 이는 명세서에 기술하는 내용입니다. 청구항을 작성할 때 발명을 주름진 호스에만 한정하고 싶지 않으므로 "유체 공급 시스템"이라는 용어를 생각해 내고 다음과 같은 청구항을 작성합니다.

  1. 소방차는 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

차량 차체;

차량 본체에 회전 가능하게 연결된 사다리;

사다리의 맨 끝부분에 설치된 물대포; 그리고

물대포에 물을 공급하는 유체 전달 시스템.

이 주장이 많은 사람들에게 수용 가능한 것처럼 보일 수 있지만, 마지막 제한 사항은 35 USC §112(f)에 따른 수단-기능 청구항 해석의 위험을 초래합니다. 위 청구항에는 "수단"이라는 단어가 포함되어 있지 않지만, 법원과 미국 특허청은 "시스템"을 임시 단어로 간주하여 "수단"과 동일한 의미로 취급해 왔습니다.  MPEP 2181; DYFAN, LLC 대 Target Corp., 28 F. 4th 1360, 1370 (Fed. Cir. 2022). 더욱이, "시스템" 앞뒤의 단어들은 구조보다는 기능을 언급하고 있습니다.

§112(f)가 적용되는 것으로 판단되면, 귀하의 광범위한 청구는 명세서에 기술된 주름 호스 및 그와 동등한 것을 통해 물대포에 물이 공급되는 실시예로 제한되며, 이는 명세서에 기술되지 않은 텔레스코핑 파이프 구조와 같은 다른 옵션을 포함할 수도 있고 포함하지 않을 수도 있습니다.

마지막 제한 사항을 "물대포에 물을 공급하는 유체 통로"로 작성했다면 더 나은 선택이었고 §112(f)가 적용될 위험도 줄어들었을 것입니다. 특히, TEK Global SRL 대 Sealant Systems Int'l.920 F. 3d 777, 787 (Fed. Cir. 2019)에서 연방 항소법원은 "conduit(도관)"이라는 단어가 §112(f)에 따른 수단-기능 청구항 해석을 피하기에 충분한 구조를 나타낸다고 판단했습니다. 하지만 청구항 용어를 만들 때마다 최신 판례를 찾아보고 싶지 않다면 더 나은 방법이 있습니다.

§112(f)에 따른 수단-기능 주장 해석을 피하기 위한 실무 팁

  1. "mechanism for," "module for," "device for," "unit for," "component for," "element for," "member for," "apparatus for," "machine for," 또는 "system for"와 같은 조어는 사용하지 마십시오.
  2. 발명가에게 특정 구성 요소를 그들이/업계에서 어떻게 부르는지 물어보고 사용하십시오. 그 청구 요소 명명 시 용어
  3. 요소 이름과 기능 언어 사이의 연결어로 "for"라는 단어를 사용하지 마십시오.
  4. 청구항의 구성 요소를 설명할 때 순전히 기능적인 언어만 사용하는 것을 피하십시오 (즉, 청구항의 각 단락은 단순히 어떤 것이 무엇을 하는지 설명하는 것 이상의 내용을 포함해야 합니다).
  5. 청구항 요소를 도입한 직후에 구조적 표현을 포함하십시오(즉, 요소의 모양, 요소와 연결된 부분, 구성 요소 및/또는 위치를 설명하십시오).
  6. 확신이 서지 않을 때는 문제의 제한 사항에 대한 다양한 변형을 명시하는 여러 개의 독립적인 청구항을 작성하십시오.

이 모든 것을 종합해 볼 때, 우리 예시에서 청구항의 마지막 제한 사항을 더 효과적으로 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

"물 공급원에 연결된 입구와 물대포에 연결된 출구 사이를 연결하는 유체 통로."

OR

"물대포에 연결되어 물 공급 통로를 나타내는 파이프, 호스 또는 튜브."

OR

“물대포는 파이프, 호스 또는 튜브와 유체적으로 연결된 입구를 가지고 있습니다.”

위의 모든 예시는 §112(f)에 따른 수단-기능 청구 해석을 피하면서도 본 예시의 주름 호스 및 텔레스코핑 파이프 구조를 포함한 광범위한 구조를 포괄합니다.

 

 

 

 

 

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