IDS에 인용된 공동 소유이지만 관련 없는 출원은 청구항의 의미를 알려주지 않습니다.
In Malvern Panalytical Inc., 대 TA Instruments-Waters LLC, [2022-1439] (2023년 11월 1일) 연방 항소법원은 지방법원이 "피펫 유도 메커니즘"을 해석하는 데 오류를 범했다는 이유로 미국 특허 제8,827,549호("'549 특허") 및 제8,449,175호에 대한 비침해 합의 판결을 파기하고 추가 심리를 위해 사건을 환송했습니다. 이 두 특허는 모두 두 화합물 간의 화학 반응 동안 흡수되거나 방출되는 에너지의 양을 측정하는 장치인 마이크로칼로리미터를 개시하고 있습니다.
Malvern과 Waters는 "피펫 유도 메커니즘"이라는 용어가 수동 유도 메커니즘만을 포함하는지(Waters 측 입장) 아니면 수동 및 자동 유도 메커니즘 모두를 포함하는지(Malvern 측 입장)에 대해 이견을 보였습니다. 연방 항소법원은 Malvern의 주장에 동의하여 "피펫 유도 메커니즘"이란 피펫 어셈블리를 수동 또는 자동으로 유도하는 메커니즘을 의미한다고 판결했습니다.
청구항의 문구부터 살펴보면, 연방 항소법원은 "피펫 유도 메커니즘"이라는 용어가 피펫 어셈블리를 안내하는 메커니즘이라는 명백하고 통상적인 의미를 가진다고 결론지었습니다. 이 용어를 해석할 때는 "피펫", "안내", "메커니즘"이라는 단어를 각각 살펴보는 것이 적절합니다. 청구항의 각 단어를 살펴보면, "피펫 유도 메커니즘"은 피펫을 안내하는 메커니즘이라는 의미가 즉시 명확하게 드러납니다. 청구항에는 "피펫 유도 메커니즘"이 수동식에만 국한된다는 제한적인 내용이 없습니다. 오히려, 광범위한 청구항 문구는 "피펫 유도 메커니즘"이 수동식과 자동식 모두를 포함한다는 결론을 뒷받침합니다.
본 명세서에서는 “피펫 안내 메커니즘”에 대한 보다 폭넓은 이해를 확인시켜 줍니다. 또한, 안내 메커니즘의 두 가지 실시예를 개시하고 있습니다. 첫 번째 실시예는 안내 홈에 의해 허용된 경우에만 안내 로드를 통해서만 움직일 수 있는 안내 암입니다. 두 번째 실시예는 동축 안내 슬리브에 의해 허용된 경우에만 움직일 수 있는 안내 암입니다. 본 명세서에는 본 발명이 수동 안내 메커니즘에 한정된다는 내용이나, “본 발명이 수동 안내 메커니즘을 ‘포함한다’ 또는 ‘참조한다’”는 표현, 또는 수동 안내 메커니즘의 “장점, 중요성 또는 필수성”을 나타내는 내용은 포함되어 있지 않습니다.
지방법원은 다른 견해를 취하여 "피펫 유도 메커니즘"은 해당 기술 분야에서 일반적으로 통용되는 의미가 없는 신조어라고 결론지었습니다. 이를 근거로 지방법원은 "피펫 유도 메커니즘"이 "명세서에 기재된 내용보다 더 넓게 해석될 수 없다"고 판단했습니다. 연방항소법원은 다른 사건에서 이러한 해석 원칙을 드물게 적용해 왔다고 밝혔습니다. 지방법원의 분석은 주로 "피펫 유도 메커니즘"이 해당 기술 분야에서 광범위하게 통용되는 명확하고 통상적인 의미를 갖는지 여부에 초점을 맞추었습니다. 그러나 연방항소법원은 이러한 분석이 특허 맥락에서 용어가 갖는 명확하고 통상적인 의미가 무엇인지에 대한 질문에 답하지 못한다고 지적했으며, 이는 연방항소법원의 분석의 핵심입니다. 연방항소법원은 청구항 자체, 명세서 및 심사 과정을 검토하여 명확하고 통상적인 의미를 파악한다고 밝혔습니다.
지방법원은 공동 소유이지만 관련성이 없는 '782 특허의 심사 이력에 크게 의존하여 유도 메커니즘을 수동 구현으로 한정했습니다. 연방 항소법원은 특허 보충 심사의 IDS에 '782 특허 관련 조치를 단순히 나열하는 것만으로는 관련 없는 '175 및 '549 특허에서 "피펫 유도 메커니즘"의 의미를 파악하기에 불충분하다고 결론 내렸습니다. 이러한 근거로 연방 항소법원은 지방법원이 '782 특허 심사 이력 설명을 사용하여 "피펫 유도 메커니즘"을 수동 유도 메커니즘으로 한정한 것은 잘못이라고 판단했습니다. 연방 항소법원은 다음과 같이 밝혔습니다.
"본질적인 증거에 포함되지 않은 경우, 이 법원의 판례는 관련 특허 또는 그 심사 이력이 문제의 특허 청구항을 해석하는 데 사용될 수 있는 시점에 대해 좁은 시각을 취하며, 가족 관계가 있는 특허와 그렇지 않은 특허를 명확하게 구분합니다."
특허공개명세서(IDS)에서 해당 참고문헌을 얼마나 구체적으로 기술하는지는 특허 심사 시 해당 참고문헌의 정보성을 판단하는 데 영향을 미칩니다. 예를 들어, IDS에 참고문헌을 나열하는 것은 "명세서에 포함된 참고문헌들이 출원 중인 청구항의 심사에 중요할 수 있다"는 것을 인정하는 것일 뿐, 그 중요성을 인정하는 것은 아닙니다. 마찬가지로, 특허권자가 나열된 참고문헌의 기술이나 청구항 용어의 사용이 해당 용어의 적절한 해석에 영향을 미친다는 것을 반드시 인정하는 것은 아닙니다.
연방 항소법원은 '782 특허 출원인이 '968 출원이 수동 안내 메커니즘만을 개시한다고 주장했지만, 심사관이 이 주장을 여러 차례 명확히 기각했음을 지적했습니다. 출원인이 타당하지 않은 주장을 포기한 이러한 상황에서, 연방 항소법원은 심사 과정이 심사 포기를 입증하는 데 필요한 명확성을 갖추지 못했다고 결론 내렸습니다.