Lite-Netics, LLC 대 Nu Tsai Capital, LLC 사건에서, [2023-1146] (2023년 2월 17일) 연방 항소법원은 지방 법원이 재량권을 남용했다는 이유로 라이트-네틱스의 특허 관련 발언에 대한 예비 금지 명령을 취소했습니다.

Lite-Netics는 HBL을 상대로 특허 침해 소송을 제기하고, 소송 제기 전과 후에 두 차례에 걸쳐 고객(일부는 HBL의 고객이기도 함)에게 시장에서 특허를 침해하는 경쟁업체가 있음을 알리고 Lite-Netics가 특허권을 행사할 의사를 표명하는 통지서를 발송했습니다. HBL은 여러 건의 주법상 불법행위에 대해 반소를 제기하고, 그중 두 건의 주법상 반소에 근거하여 임시 접근금지 명령과 예비적 금지 명령을 신청했으며, 지방 법원은 이를 인용했습니다.

Lite-Netics는 자석식 크리스마스 장식용 전구에 대한 여러 특허를 보유하고 있습니다. Lite-Netics의 이전 고객이었던 HBL 또한 크리스마스 장식용 전구를 판매하고 있습니다. Lite-Netics는 업계에 자사의 자석식 전구가 미국 특허 번호 7,549,779 및 8,128,264로 보호받고 있으며, 다른 회사들이 Lite-Netics의 특허 제품을 "모방"하려 하고 있다는 내용의 공지를 보냈습니다. 또한 Lite-Netics는 HBL을 상대로 특허 침해 소송을 제기하여 침해 제품의 제조 및 판매를 중단시키려 하고 있으며, HBL의 제품을 사용하거나 재판매하는 모든 회사를 공동 피고로 추가하는 방안도 검토 중이라고 밝혔습니다.

지방법원은 (1) HBL이 불법적 영업방해 및 명예훼손 소송에서 승소할 가능성, (2) 회복 불가능한 손해가 발생할 가능성을 검토했습니다.
(3) 금지 명령 없이 HBL에 대한 균형; 및 (4) 공익.

첫 번째 요소를 고려하면서 법원은 HBL의 불법적 영업방해 및 명예훼손 청구와 같이 특허권 양도에 기반한 주법상 불법행위 청구는 "청구인이 특허권자의 악의적인 행위를 입증하지 못하는 한 연방 특허법에 의해 선점된다"는 점을 인정했습니다. 그러나 지방법원은 HBL의 주법상 불법행위 청구가 이 사건에서는 선점되지 않는다고 결론지었는데, 그 핵심 이유는 Lite-Netics의 침해 주장이 너무나 명백히 근거가 없어 악의적인 주장에 해당한다고 판단했기 때문입니다. 이러한 근거로 법원은 HBL이 불법적 영업방해 및 명예훼손 청구에서 승소할 가능성이 높으며, 가처분 명령 발령이 타당하다고 판결했습니다. 이는 가처분 명령 발령의 근거가 불충분하다는 점을 고려한 것입니다.

연방 항소법원은 특허권자가 자신의 특허 침해를 주장하고 소송 가능성에 대해 경고하는 과정에서 선의로 행한 행위에 대해서는 연방 특허법이 주법상 불법행위 책임을 우선 적용한다고 판시했습니다. 따라서 연방 항소법원은 HBL의 주법상 청구가 연방법의 우선 적용을 통과할 수 있는 것은 침해 주장 과정에서 '악의' 행위가 입증된 경우에만 가능하다고 밝혔습니다. 침해에 대한 발언에 주법상 불법행위법을 적용하기 위한 전제 조건으로서 악의 입증 요건은 부분적으로 수정헌법 제1조의 원칙에 근거합니다. 즉, 주장된 내용이 객관적으로 근거가 없다는 점이 입증되지 않는 한 악의 기준은 충족될 수 없으며, 특허 침해 주장은 합리적인 소송 당사자가 실질적으로 승소를 기대할 수 없는 경우에만 객관적으로 근거가 없는 것으로 간주됩니다.

Lite-Netics는 항소심에서 지방법원이 '779 특허와 관련된 침해 주장 및 해당 특허가 문제의 두 제품에 적용된다는 주장이 객관적으로 근거가 없다고 판단한 것은 잘못이라고 주장했고, 연방항소법원도 이에 동의했습니다. Lite-Netics의 침해 주장 중 상당 부분에 객관적으로 합리적인 근거가 있었기 때문에, 지방법원이 Lite-Netics가 "실질적으로 승소를 기대할 수 없었다"고 판단하고 악의적으로 행동했다고 결론 내린 것은 재량권 남용입니다.

연방 항소법원은 가처분 명령이 라이트-네틱스의 '779 특허 주장과 관련된 세 가지 법적 결론에 크게 근거하고 있음을 지적하면서도, 소송의 현 단계(즉, 청구항 해석 절차 전체 또는 침해에 대한 전문가 보고서가 나오기 전)에서 라이트-네틱스의 입장이 객관적으로 근거 없다는 것이 입증되지 않았다고 결론지었습니다. 이러한 결론에 따라 청구항 해석, 심사 이력 금반언 또는 기타 쟁점에 대한 근본적인 분쟁을 최종적으로 해결하지 않고도 가처분 명령을 취소해야 합니다.

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