Mitek Systems, Inc., v. United States Automobile Association, [2021-1989] (2022년 5월 20일) 사건에서 연방 항소법원은 Mitek의 DJ 소송을 텍사스로 이송한 캘리포니아 지방 법원의 결정을 확정하고 텍사스 지방 법원의 DJ 소송 기각 결정을 파기하고 사건을 환송했습니다.
USAA는 미국 특허 번호 8,699,779, 9,336,517, 8,977,571 및 9,818,090을 보유하고 있으며, 이 모든 특허는 모바일 기기를 사용하여 은행 수표 이미지를 캡처하고 입금을 위해 전송하는 기술에 관한 것입니다. Mitek은 고객에게 1000통이 넘는 통지서를 발송하고 한 고객을 상대로 특허 침해 소송을 진행한 후, 캘리포니아 북부 지방법원에 USAA를 상대로 확인 판결 소송을 제기했습니다.
USAA는 관할권 부재를 이유로 규칙 12(b)(1)에 따라 기각을 요청하거나, 선언적 판결법에 따라 지방 법원에 부여된 재량권에 근거하여 기각을 요청했습니다. 대안적으로 USAA는 텍사스 동부 지방 법원으로의 이송을 요청했습니다. 캘리포니아 지방 법원은 기각 신청에 대한 판단 없이 USAA의 선언적 판결 소송을 텍사스 동부 지방 법원으로 이송하는 신청을 승인했습니다. 사건 이송 후, 텍사스 법원은 기각 신청을 심리하여 당사자 간에 사건이나 분쟁이 없다는 이유로 기각을 인용했습니다. 법원은 고객 소송이나 중지 명령서 모두 관할권을 뒷받침하기에 충분하지 않으며, 설령 충분하더라도 법원은 재량권을 행사하여 관할권을 거부할 것이라고 판단했습니다.
연방 항소 법원은 지방법원의 분석이 불완전하다고 판단했는데, 그 중 하나는 침해의 기여와 유도를 고려하지 않았다는 점입니다. 또한 연방 항소 법원은 지방법원의 12(b)(1)에 따른 분석이 표면적 문제 또는 사실적 문제를 구분하지 못했다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 파기환송 후 지방법원이 미텍이 주장하는 첫 번째 소송 근거에 대해 수행해야 할 주요 과제는 은행들의 애플리케이션에서 미텍 기술의 역할과 침해 주장에서 미텍 기술의 역할을 규명하는 것이라고 밝혔습니다. 이러한 핵심적인 판단과 기타 관련 쟁점들을 고려함으로써 미텍의 첫 번째 헌법 제3조 관할권 주장에 대한 최종 평가를 위한 보다 완전한 근거를 마련할 수 있을 것입니다.
미텍이 제기한 관할권의 대안적 근거, 즉 USAA가 미텍 고객에게 보낸 서한과 이후의 손해배상 요구에 관하여 연방항소법원은 지방법원의 분석이 부적절하다고 판단했습니다. 지방법원은 미텍이 소장에 단 하나의 서한만을 첨부했는데, 그 서한은 USAA의 라이선스 담당 변호사가 보낸 것으로 소송 위협이나 문제의 특허에 대한 청구항 도표를 포함하지 않았고, 미텍이나 특정 제품을 침해 대상으로 지목하지도 않았다는 점을 지적했습니다. 연방항소법원은 웰스파고 소송 사례를 고려할 때, USAA의 서한 캠페인과 첨부된 예시 서한에 대한 미텍 소장의 주장은 USAA와 서한을 받은 미텍 고객 간의 분쟁을 입증하기에 충분하다고 결론 내렸습니다.
연방 항소법원은 특허권자가 다른 당사자에게 단순히 자신의 특허와 상대방의 제품 라인만을 알리는 통신만으로는 충분하지 않다고 판시했지만, 이 사건에서는 필요한 추가 정보가 충분히 있다고 판단했습니다. 항소장의 추가적인 세부 사항과 웰스파고를 상대로 한 고객 소송을 고려할 때, 연방 항소법원은 모든 정황을 종합적으로 판단했을 때, 미텍의 다른 고객들이 USAA의 행위를 미텍 기술 도입에 따른 묵시적 침해 주장으로 합리적으로 해석할 수 있는 충분한 근거가 있다고 결론지었습니다. 또한, 손해배상 청구 요건도 충족되었으므로 미텍이 손해배상 의무에 대한 책임을 추가로 인정할 필요는 없다고 판단했습니다.
파기환송 후, 연방 순회 항소 법원은 지방 법원이 먼저 어떤 규칙이 적용되는지 결정해야 한다고 지시했습니다.
12(b)(1) 프레임워크를 적용하여 USAA가 Mitek의 소송에서 제기된 면책 주장에 대해 사실적 공격을 했는지 여부를 판단해야 합니다. USAA가 사실적 공격을 하지 않았다고 판단하는 경우, 법원은 관련 면책 주장을 면밀히 분석하여 충분한지 여부를 판단해야 합니다. USAA가 사실적 공격을 했다고 판단하는 경우, 지방 법원은 당사자들이 추가 증거를 제출할 기회를 가져야 하는지 여부와 소송 제기 후 발생한 사건과 관련된 문제를 다루는 것을 포함하여 어떻게 진행할지 결정해야 합니다.
재량적 기각 결정과 관련하여 연방 항소법원은 재량적 결정이 불충분한 설명에 근거하고 있으며, 그러한 설명이 없었다면 결과가 달라졌을 가능성이 높은 경우, 해당 결정을 파기하고 재심리를 위해 사건을 환송할 수 있다고 판시했습니다. 어떠한 경우에도 확인 판결 소송을 심리하지 않기로 결정하는 데에는 타당한 이유가 있어야 합니다. 연방 항소법원은 지방법원이 관할권 기각 이유와는 별개로 다른 이유를 제시하지 않았으며, 지방법원의 관할권 기각 결정은 여러 면에서 미비하여 유지될 수 없다고 판단했습니다. 이에 따라 연방 항소법원은 재량적 기각 결정을 파기했습니다.