특허성 판단에 있어 적절한 청구항 해석은 필수적입니다.

In 인텔 대 퀄컴 소송, [2020-1828, 2020-1867] (2021년 12월 28일), 연방 항소법원은 미국 특허 제8,838,949호의 청구항 1~9 및 12가 특허 불가능하지 않다는 특허심판원의 결정을 파기했습니다. 그 이유는 특허심판원이 "하드웨어 버퍼"라는 문구에 대한 해석을 명세서에 기술된 실제 발명과 연결시키지 못했기 때문입니다. 또한 연방 항소법원은 청구항 16 및 17이 특허 불가능하지 않다는 특허심판원의 결정을 파기했습니다. 그 이유는 특허심판원이 해당 청구항의 수단-기능 제한을 뒷받침할 수 있는 충분한 대응 구조가 명세서에 존재하는지, 그리고 그 유효성을 판단하기에 충분히 구체적인지 여부를 스스로 판단하지 못했기 때문입니다.

'949 특허는 여러 개의 프로세서로 구성된 시스템을 다루고 있으며, 각 프로세서는 시스템에서 작동 역할을 수행하기 위해 자체적인 "부트 코드"를 실행해야 합니다.

연방 항소법원은 청구항의 문구에서 "하드웨어 버퍼"라는 용어가 의미를 갖는다는 것은 분명하지만, 그 의미가 무엇인지는 불분명하다고 밝혔습니다. 또한, 내재적 증거에서 그 의미를 정의할 수 없으며, 그 의미를 판단하려면 내재적 증거를 통해 발명의 본질, 즉 발명자가 "포함하고자 했던 것"을 이해해야 한다고 설명했습니다.

연방항소법원은 특허심판원이 그러한 이해에 도달하고 이를 명확히 설명하기 위해 충분한 노력을 기울이지 않았으며, 따라서 특허 청구항 해석에 결함이 있다고 결론 내렸습니다. 연방항소법원은 명세서에서 사용된 관련 용어와 실질적인 설명을 바탕으로 "하드웨어 버퍼"가 무엇인지에 대한 내용을 파악하기 위해 명세서를 분석하는 것이 필요하다고 설명했습니다. 법원은 이러한 중요한 측면에서 특허심판원의 분석이 미흡했으며, 법원이 그 결함을 바로잡는 데 더 적합하다고 판단했습니다.

연방 항소법원은 노동심판원의 해석이 전적으로 부정적인 해석, 즉 "임시" 완충지대를 배제하는 해석이었다고 지적했습니다. 연방 항소법원은 부정적인 해석 자체를 금지하는 절대적인 규칙은 없으며, 경우에 따라서는 그러한 해석만으로도 관련 분쟁을 해결하기에 충분할 수 있지만, 본 사건에서 노동심판원의 해석은 부적절하다고 밝혔습니다. 노동심판원의 해석에서 언급된 "임시 완충지대"가 정확히 무엇을 의미하는지 불분명했습니다.

청구항 16 및 17과 관련하여, 청구항 16(따라서 종속 청구항 17)이 35 USC § 112(f)에 따라 규정되는 수단-기능 형식의 용어를 포함한다는 점에는 이견이 없습니다. 인텔은 심사 개시 결정에서 청구항 16의 수단-기능 용어 중 두 개가 뒷받침 구조의 부족으로 불명확하다는 심사위원회의 의견에 동의했으므로, 심사위원회는 인텔의 진술이 필연적으로 청구인인 인텔이 해당 청구항의 특허 불가능성을 입증할 책임을 다하지 못했음을 의미한다고 결론 내렸습니다.

연방 항소법원은 이것이 오류이며 파기환송이 필요하다고 판결했는데, 그 이유는 특허심판원이 명세서에 필수 구조가 존재하는지 여부 또는 설령 존재하지 않더라도 그러한 구조의 부재가 인텔의 선행기술 관련 이의 제기를 해결하는 데 걸림돌이 되는지 여부를 스스로 판단하지 않았기 때문입니다.

연방 항소법원은 향후 혼란을 방지하기 위해, 불명확성으로 인한 특허 불가능성이 적용되는 IPR(특허 무효 심판)에서 심판부는 최종 서면 결정에 불가능성 범주에 속하는 청구항의 특허 가능성 판단이 포함되지 않는다는 점을 명확히 명시해야 한다고 덧붙였습니다.