범위를 신청하려면 범위를 신청하고 있음을 명확히 밝히세요.

Indivior UK Limited v. Dr. Reddy's Laboratories SA, [2020-2073, 2020-2142] (2021년 11월 24일)에서 연방 항소 법원은 청구항 1~5, 7, 9~14가 특허 불가능하고 Dr. Reddy's Laboratories(DRL)가 청구항 8의 특허 불가능성을 입증하지 못했다는 IPR에 대한 PTAB의 결정을 확정했습니다.

일반적으로 치료제를 함유하는 경구용 용해 필름을 설명하는 '454 특허는 2009년 8월 7일에 출원된 미국 특허 출원 12/537,571의 다섯 번째 계속 출원으로 발행되었습니다.

이번 항소는 인디비어가 '454 특허의 청구항, 특히 청구된 범위에 대한 지원에 대해 2009년 출원일의 이점을 얻을 수 있는지 여부에 관한 것입니다.

인디비어는 '571 출원의 표 1과 표 5에 48.2 중량% 및 58.6 중량%의 폴리머를 함유하는 조성물이 개시되어 있고, "필름 조성물은 조성물 중량의 25% 이상에 해당하는 양의 필름 형성 폴리머를 함유한다"고 개시되어 있다고 지적했습니다. 인디비어는 이러한 개시 내용들을 종합하면 청구된 범위가 포함되므로 청구된 범위에 대한 서면 설명을 제공한다고 주장했습니다. DRL은 '571 출원이 제한된 범위를 개시하지 않고 하한값과 몇 가지 예시적인 조성물만 개시했기 때문에 당업자라면 청구된 범위를 식별할 수 없었을 것이라고 주장했습니다. DRL은 또한 당업자라면 상한값도 식별할 수 없었을 것이라고 주장했습니다.

청구항 1과 관련하여 연방항소법원은 '571 출원서에 "약 40 중량% ~ 약 60 중량%" 범위에 대한 서면 설명이 없다는 점에 대해 특허심판원의 의견에 동의했습니다. 이는 해당 범위가 '571 출원서에 명시적으로 청구되지 않았고, "40 중량%" 및 "60 중량%" 값이 '571 출원서에 기재되지 않았다는 점을 지적한 것입니다.

청구항 7과 12에 관하여, 연방항소법원은 특허심판원의 의견에 동의하여 '571 출원서에 "약 48.2 중량% ~ 약 58.6 중량%" 범위에 대한 서면 설명이 없다는 점을 지적하면서, 해당 범위가 '571 출원서 자체에도 나타나지 않는다고 언급했습니다. 비록 해당 "범위"의 양 끝점은 표에서 확인할 수 있지만, 연방항소법원은 이러한 데이터를 바탕으로 범위를 구성하는 것은 "사후에 숫자를 짜깁기하는 것과 같다"고 말했습니다. 연방항소법원은 인디비어가 통상의 기술자가 '571 출원서를 읽고 48.2 중량% ~ 58.6 중량% 범위의 발명이 공개되었다는 것을 이해했을 것이라는 점을 입증하는 설득력 있는 증거를 제시하지 못했다고 밝혔습니다.

인디비어는 2009년 출원일의 이점 없이도 해당 청구항들이 선행기술에 의해 입증될 것이라는 점에 대해 이의를 제기하지 않았기 때문에, 법원은 청구항 8을 제외한 나머지 청구항들의 무효성을 인정했습니다. 청구항 8의 유일한 데이터 포인트는 '571 특허의 공개 내용에 의해 뒷받침되었습니다.

결론

이러한 결과는 공개된 데이터 포인트를 기반으로 범위를 설정해야 할 필요성을 현재 또는 미래에 겪을 수 있는 화학 분야 종사자들에게 당연히 우려스러운 일입니다. 연방 항소법원이 각 사건은 사실관계에 따라 다르다고 확언했지만, 이러한 곤경에 처한 사람들에게는 별 위안이 되지 못합니다.

결론적으로, 특정 범위가 의도된 것이라면 그 범위를 명시해야 합니다. 인비디오어가 발명품이 특정 지점에서만 작동하고 그 사이 구간에서는 작동하지 않는다고 생각했을 가능성은 낮습니다. 인비디오어는 암묵적으로 포함되어 있다고 생각했던 것을 명시적으로 밝힐 필요가 있었던 것으로 보입니다. 문제는 다음과 같습니다. 인비디어 범위를 주장하는 것 자체는 문제가 아니지만, 범위를 주장하고 있다는 사실을 명확히 하는 데 문제가 있습니다.