제3자의 사용은 청구인이 상표를 독점적으로 사용했는지 여부를 판단하는 데 중요한 요소입니다.
In Galperdi, Inc., v. Galperti SRL, [2021-1011] (2021년 11월 12일), 연방 항소법원은 TTAB가 2002년부터 2007년까지 Galperti SRL의 독점적 사용에 허위가 없다는 결론을 내린 것을 파기하고 환송하면서, TTAB가 두 가지 법적 오류를 범했다고 판단했습니다. 즉, Galperti Inc.에게 해당 상표에 대한 자체적인 소유권을 확립하도록 요구한 것과 제3자의 상표 사용을 무시한 것입니다.
Galperti Srl은 GALPERTI 상표 등록 신청을 뒷받침하기 위해 미국 특허청(USPTO)에 지난 5년간 해당 상표를 "실질적으로 독점적으로 사용했다"고 밝혔습니다. 이에 USPTO는 등록번호 3411812를 발급했습니다.
갈페르티 주식회사는 미국 특허청(USPTO)에 해당 등록 취소를 청원하면서, 갈페르티 주식회사가 실질적으로 독점적 사용을 했다는 진술이 허위였고, 심지어 고의적으로 허위였기 때문에 해당 등록이 사기에 의해 취득되었다고 주장했습니다.
미국 특허청(USPTO)이 취소 청원을 기각했을 때, 연방 항소법원은 사기 혐의가 아닌 사안에 대해서는 USPTO의 결정을 확정했지만, 사기 혐의에 대한 심사위원회의 기각 결정을 파기하고 해당 혐의에 대한 추가 심리를 위해 사건을 환송했습니다. 환송 후, 상표심판위원회(TTAB)는 다시 한번 취소 절차를 기각했습니다.
GALPERTI는 "주로 단순한 성씨"이므로 그 외에는 등록될 수 없습니다. Lanham Act § 2(e)(4), 15 USC § 1052(e)(4). Galperti Srl은 "신청인이 식별력 주장을 제기한 날짜 이전 2년 동안 해당 상표를 실질적으로 독점적이고 지속적으로 상업적으로 사용했다"고 주장하며 주 등록부에 GALPERTI를 등록했습니다. 15 USC § 1052(f).
이전 항소에서 연방 순회 법원은 갈페르티 Srl이 단순히 "시장의 다른 경쟁업체에 대한 지식"만으로는 미국 특허청에 제출한 진술이 "본질적으로 거짓"이라고 단정짓기에 불충분하다는 특허심판원의 결론을 승인했지만, "본질적으로" 거짓이 아니라고 해서 거짓이 없다는 것을 의미하지는 않으므로 특허심판원이 그 시점에서 판단을 멈춘 것은 잘못이라고 판시했습니다.
파기환송 후 필요한 것은 Galperti Inc.가 Galperti Srl의 미국 특허청(USPTO) 제출 진술의 허위성을 입증하는 근거로 제시한 사용 사례들이 중요한지, 아니면 중요하지 않은지에 대한 조사였다.
갈페르티 주식회사는 항소에서 심사위원회의 허위성 분석에 두 가지 법적으로 잘못된 전제가 포함되어 있다고 주장했습니다. 하나는 갈페르티 주식회사가 문제의 상표를 (2002년부터 2007년까지) 사용하면서 상표권으로 보호받는 권리, 특히 2차적 의미(즉, 획득된 식별력)를 보유해야만 갈페르티-이탈리아의 "실질적 독점 사용" 주장의 허위성을 판단하는 데 있어 그 사용이 중요한 것으로 간주될 수 있다는 전제입니다.
두 번째 전제는 제3자가 Galperti Inc.와 법적 계약 관계에 있지 않은 한, 제3자의 사용은 실질적 독점 사용 평가에 포함되지 않는다는 것입니다. 연방 항소법원은 두 가지 전제 모두에 대해 Galperti Inc.의 손을 들어주었습니다.
요약: 제3자 이용
제3자의 사용이 상표로서 이루어질 필요는 없지만, 출원인의 상표가 식별력을 획득했는지 여부를 판단하는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 연방 항소법원은 특정 용어가 출처 식별자로 사용되지 않더라도 시장에서 상당 부분 사용되는 경우, 출원인의 사용이 실질적으로 독점적이었으며 해당 용어가 출원인의 출처 식별자로서 식별력을 획득했다는 주장을 뒷받침하는 근거가 약화될 수 있다고 판시했습니다.
더 나아가, 제3자 사용은 신청인이나 이의신청인과 법적 계약 관계에 있는 제3자에 한정되지 않습니다. 따라서 연방 항소법원은 갈페르티 주식회사가 갈페르티 주식회사의 실질적 독점 사용 주장의 허위성을 입증하기 위해 해당 상표의 다른 사용자들과 법적 계약 관계를 입증해야 한다는 관련 요건을 제시한 상표심판위원회의 결정 또한 잘못이라고 판시했습니다. "어떤" 사용이라도 실질적 독점 사용 주장을 좌절시킬 수 있으며, 그 사용이 등록에 이의를 제기하는 당사자에 국한되는 것은 아닙니다.