예술 분야에서의 실패는 성공에 대한 합리적인 기대를 무너뜨린다
In 스트라스클라이드 대학교 대 클리어-뷰 라이팅 LLC, [2020-2243](2021년 11월 4일) 연방 항소법원은 광감작제를 사용하지 않고 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 및 기타 그람 양성 세균의 광불활성화에 관한 미국 특허 제9,839,706호의 청구항 1~4가 자명한 것으로 간주하여 특허 불가능하다고 판단한 특허심판원(PTAB)의 결정을 뒤집었습니다.
심사위원회는 '706 특허의 청구항 1과 3은 Nitzan의 논문을 고려할 때 Ashkenazi에 비추어 자명하며, 청구항 2와 4는 Jones의 논문을 추가로 고려할 때 자명하다고 판단했습니다. (Ashkenazi, Nitzan, Jones는 학술 논문의 이름입니다.) 심사위원회는 Ashkenazi와 Nitzan이 청구항 1과 3의 모든 제한 사항을 가르치거나 암시하고 있으며, 해당 기술의 통상의 기술자는 이 두 참고 문헌을 결합하려는 동기를 가졌을 것이고, 그렇게 할 수 있다는 합리적인 기대를 가졌을 것이라고 판단했습니다.
항소심에서 스트라스클라이드는 심사위원회의 명백성 판단에 이의를 제기하며, 심사위원회가 아슈케나지와 니찬의 기술 조합이 광감작제를 사용하지 않고 하나 이상의 그람 양성 세균을 불활성화하는 방법을 가르친다고 판단한 것이 잘못이라고 주장합니다. 또한, 심사위원회가 합리적 성공 기대를 인정한 것이 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장합니다. 선행 기술이 청구항의 제한 사항을 개시하는지 여부, 숙련된 기술자가 선행 기술의 내용을 수정하거나 결합할 동기가 있었는지 여부, 그리고 그렇게 함으로써 합리적 성공 기대를 가질 수 있었는지 여부는 사실관계에 관한 문제입니다.
연방항소법원은 청구항 1과 3에 있는 제한 사항 대부분이 Ashkenazi 또는 Nitzan에 의해 개시되어 있다는 점에 양측이 동의했으며, 유일한 쟁점은 이러한 참고 문헌들이 광감작제를 사용하지 않고 청구된 그람 양성 세균 중 하나를 불활성화하는 방법을 가르치는지 여부라고 밝혔습니다. 연방항소법원은 Ashkenazi와 Nitzan의 조합이 이를 가르친다는 특허심판원의 판단이 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않는다고 판단했습니다. 연방항소법원은 Ashkenazi의 모든 P. acnes 배양액이 광감작제(리보플라빈 단독 또는 리보플라빈과 ALA의 병용) 존재 하에서 배양되었다고 지적했습니다. 연방항소법원은 Ashkenazi에서 광감작제를 사용하지 않고 P. acnes 또는 다른 세균을 불활성화하는 방법을 개시하거나 시사하는 내용을 찾지 못했습니다.
연방항소법원은 니찬이 ALA나 다른 광감작제 없이 청색광에 MRSA 및 기타 박테리아를 노출시키는 예를 제시했지만, 니찬이 이러한 조건에서 성공적으로 불활성화를 달성했다는 증거는 없다고 지적했습니다. 또한 연방항소법원은 니찬이 청구항 1과 3을 선행하지 않았다고 판단하면서, 특허심판원이 클리어-뷰가 니찬의 비-ALA MRSA가 청구항에서 요구하는 "불활성화"를 입증하지 못했다고 판단했다고 언급했습니다.
연방항소법원은 아슈케나지나 니찬의 문헌 모두 광감작제를 사용하지 않고 세균을 불활성화하는 방법을 가르치거나 제안하지 않았으므로, 해당 분야의 숙련된 기술자가 이 두 문헌을 결합할 때 광감작제를 완전히 생략하는 이유를 알 수 없다고 밝혔습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 광감작제를 항상 사용한 아슈케나지의 P. acnes 실험과 불활성화를 달성하지 못한 니찬의 비-ALA MRSA 실험을 결합하여 407~420nm의 청색광에 노출시켜 MRSA를 불활성화하는 실시예를 도출한 것에 대한 합리적인 근거를 제시하지 못했고, 자신도 그러한 근거를 찾을 수 없었다고 말했습니다.
광감작제를 사용하여.
이 기록에 따르면, 연방 항소법원은 합리적인 사실 판단자가 Ashkenazi와 Nitzan의 조합이 광감작제를 사용하지 않고 하나 이상의 그람 양성 세균을 불활성화하는 것을 개시한다고 판단할 수 없었을 것이라고 결론지었습니다.
성공에 대한 합리적인 기대가 있었는지 여부와 관련하여, 연방항소법원은 해당 분야의 숙련된 기술자가 MRSA 박테리아에 자연적으로 생성되는 포르피린이 일정량 존재하기 때문에 광감작제를 사용하지 않고도 청색광으로 MRSA를 불활성화할 수 있을 것이라고 예상했을 것이라는 특허심판원의 판단에 동의하지 않았습니다. 연방항소법원은 해당 판단의 유일한 근거는 "순전히 추측에 불과하며, [이의가 제기된 특허]의 내용을 사후적으로 신뢰한 것"이라고 지적했습니다.
연방항소법원은 특허심판원이 아슈케나지의 가르침, 즉 "청색광이 포르피린을 생성하는 다른 세균 세포를 불활성화시킬 수 있다"는 주장에 근거하여, 아슈케나지의 실험에서 광활성화된 포르피린 분자가 P. acnes를 불활성화시키는 것으로 나타났기 때문에(비록 아슈케나지의 실험에서는 광감작제를 사용했지만), MRSA가 일정 수준의 내인성 포르피린을 가지고 있다는 사실은 해당 분야의 숙련된 전문가라면 MRSA 또한 407~420nm의 청색광에 노출된 후 어느 정도 불활성화될 것이라고 추측하게 만든다고 판단했다고 지적했습니다. 그러나 연방항소법원은 '706 특허 당시 이러한 가정을 뒷받침할 만한 기록상의 증거가 전혀 없다고 밝혔습니다.
연방 항소법원은 기록된 증거, 즉 니찬 박사의 연구와 니찬 박사가 이전에 발표한 논문이 정반대의 사실을 보여준다고 밝혔습니다. 니찬 박사가 보고한 데이터는 해당 분야의 통상의 기술자라면 407~420nm의 청색광을 사용하여 광감작제를 함께 사용하지 않고 MRSA를 비활성화하기에는 자연적인 MRSA 농도가 불충분하다는 것을 알 수 있었을 것입니다.
따라서 연방 항소법원은 광감작제를 사용하지 않고 407~420nm의 청색광에 노출시킨 후 박테리아가 불활성화되었다는 증거가 기록상 전혀 없을 뿐만 아니라, 다른 연구자들이 다양한 광량과 다양한 파장 범위의 청색광을 실험했음에도 불구하고 광감작제를 사용하지 않고 청구된 그람 양성 박테리아 중 하나인 MRSA를 불활성화시키지 못했다는 증거도 있다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 다음을 재확인했습니다. 성공을 절대적으로 예측할 필요는 없으며, 합리적인 기대만 있으면 됩니다.그러나 본 사건의 경우, 선행 기술은 발명자들이 성공한 것을 달성하지 못한 사례만을 보여주므로, 합리적인 사실 판단자는 해당 선행 기술의 가르침에 근거하여 성공을 기대할 수 없다고 판단할 것입니다.