§101: 우리가 좋은 것들을 누리지 못하는 이유

최근에 IP워치독 패널 토론하네스 IP의 신임 CEO 레이 밀리언 자율주행차의 유일한 장애물은 소프트웨어라고 주장했습니다. 그러나 현재 §101 관련 판례를 고려할 때, "누군가가 그 문제를 해결하고 나면, 그것은 추상적인 개념이 됩니다."

현재 §101 조항이 저해하고 있는 기술들을 고려해 보고, 만약 이 문제가 해결된다면 §101 조항이 앞으로 저해할 기술들을 상상해 봅시다. 지원 수정하자면, 미래의 특허 변호사들은 언젠가 이런 글을 읽게 될지도 모릅니다.

In 에릭슨 사건,* (연방 항소법원) 2124연방항소법원은 특허심판원(PTAB)의 결정을 확정하는 규칙 36에 따른 판결을 내렸습니다. 이 판결은 에모리 에릭슨의 출원(번호 31/239484, "순간이동 시스템 및 방법")에 대한 모든 계류 중인 청구항을 심사관이 거절한 결정을 확정한 것입니다. PTAB 의견서에 따르면, 에릭슨이 "트랜스포터"라고 부르는 청구된 발명은 물체를 한 위치에서 다른 위치로 "거의 즉시" 이동시키는 순간이동 장치 및 방법에 관한 것입니다. 에릭슨은 최근 미국 특허청(USPTO)의 전자 파일 시스템(EFS) 장애 기간 동안 자신의 발명을 실제로 시연했으며, "트랜스포터"를 통해 출원인 항소 이유서와 비전자 제출 수수료 50,000만 달러(37 CFR 1.17(zz))를 USPTO에 제출했습니다.

상품 운송은 추상적인 개념이다.

위원회는 고전적인 방식에서 흔히 볼 수 있는 2단계 테스트로 분석을 시작했습니다. Alice Corp. 대 CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2354 (2014), 첫 번째 단계에서는 청구항이 추상적인 아이디어를 대상으로 하는지 여부를 판단해야 하고, 만약 그렇다면 두 번째 단계에서는 청구항이 "그 이상의 것"을 대상으로 하는지 여부를 판단해야 합니다.

심사관은 청구항이 "물품 운송"이라는 추상적인 개념에 관한 것이라고 판단했으며, 심사위원회는 이에 동의한다고 언급했습니다. GT Nexus, Inc. 대 Inttra, Inc., 2015 WL 6747142 (NDCal. 2015) ("상품 배송은 '우리 상거래 체계에서 오랫동안 널리 행해져 온' 관습적인 사업 관행입니다.")

실제 세계에서의 작동은 아이디어의 추상성을 떨어뜨리지 않습니다.

에릭슨은 전송기가 "인생을 뒤바꿀 만한 결과를 초래할 것"이라고 주장했지만, 위원회는 그러한 주장이 칭찬할 만하지만 시스템이나 방법이 더 이상 추상적이지 않다는 것을 의미하지는 않는다고 지적하며 다음과 같이 말했다. 플로리다 대학교 연구재단 대 제너럴 일렉트릭 회사, 916 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2019). 위원회는 이 사건이 다음 사건과 유사하다고 판단했습니다. 스마트 시스템즈 이노베이션즈 유한회사 대 시카고 교통국, 873 F.3d 1364, 124 USPQ2d 1441 (Fed. Cir. 2017), 특허권자가 발명이 "유형의 세계"에서 작동하고 "선행 기술에 존재하지 않았던 보다 편리한 여행에 대한 대중의 요구"를 충족시킨다는 주장을 했음에도 불구하고 청구항이 추상적인 아이디어에 관한 것이라는 점을 구제하지 못했습니다.

구성 요소의 참신함이 아이디어를 덜 추상적으로 만들지는 않는다.

위원회는 또한 수송기, 특히 하이젠베르크 보상기가 이전에는 존재하지 않았다는 주장을 기각하면서 다음과 같이 언급했습니다. 울트라머셜 주식회사 대 훌루 주식회사, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014) ("우리는 Ultramercial의 주장, 즉 청구된 아이디어에 단순히 새롭거나 비일상적인 구성 요소를 추가하는 것이 반드시 추상적인 것을 구체적인 것으로 바꾸는 것은 아니라는 점에 동의하지 않습니다. 어쨌든 아이디어 구현의 신규성은 특허 출원의 두 번째 단계에서만 고려되어야 할 요소입니다." 앨리스 분석). "구체적이고 유형적인 구성 요소를 단순히 나열하는 것만으로는 추상적인 아이디어에 특허 자격을 부여하기에 불충분하다는 것은 이미 확립된 사실입니다." TLI Communications LLC 대 AV Automotive, LLC, 823 F.3d 607, 118 USPQ2d 1744 (연방순회법원 2016).

선점권이 없다고 해서 그 아이디어가 덜 추상적으로 되는 것은 아닙니다.

심사위원회는 또한 청구된 발명이 모든 상품 운송 방법을 선점하지 않는다는 에릭슨의 주장을 기각하면서 다음과 같이 언급했습니다. buySAFE, Inc. 대 Google, Inc., 765 F.3d 1350, 1355 (Fed.Cir.2014) (관련 판례들을 종합함). 특정 대상에 대한 제한적인 청구 추상 하지만 아이디어가 반드시 특허 적격성을 갖는 것은 아닙니다. 왜냐하면 "선점(preemption)이 특허 적격성이 없는 주제를 나타낼 수는 있지만, 완전한 선점이 없다고 해서 특허 적격성이 입증되는 것은 아니기 때문입니다." Ariosa Diagnostics, Inc. 대 Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1379(Fed. Cir. 2015).

획기적이고 혁신적이며 뛰어난 것도 추상적일 수 있다.

심사위원회는 에릭슨의 순간 이동 시연이 "인상적"이라고 평가했지만, 설령 그 기술이 "획기적이고 혁신적이며 심지어 훌륭하다"고 하더라도 자격 요건을 충족하기에는 충분하지 않다고 밝혔습니다. 분자병리학 대 마이리아드 제네틱스 소송, 569 US 576, 591, 133 S.Ct. 2107, 186 L.Ed.2d 124 (2013); 협정 buySAFE, Inc. 대 Google, Inc., 765 F.3d 1350, 1352 (Fed. Cir. 2014). 청구된 기술이 선행 기술에 비추어 신규하고 자명하지 않으며 35 USC §§ 102 및 103에 따라 검증을 통과하는 것만으로는 주제 적격성에 충분하지 않습니다. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. 사건을 참조하십시오., 566 US 66, 89–90, 132 S.Ct. 1289, 182 L.Ed.2d 321 (2012); Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 1151 (Fed. Cir. 2016) (“[새로운 추상적 아이디어에 대한 청구는 여전히 추상적 아이디어입니다. 따라서 § 101 발명 개념을 찾는 것은 § 102 신규성을 입증하는 것과는 구별됩니다.]”); 인텔리젠셜 벤처스 I LLC 대 시만텍 주식회사, 838 F.3d 1307, 1315 (Fed. Cir. 2016) (명백성에 대해서도 동일함).

심사위원회는 청구항에 기재된 내용이 해당 분야에서 얼마나 큰 진전을 이루었든 간에, 그 진전은 전적으로 추상적인 아이디어의 영역에 속하며, 추상적이지 않은 응용 영역에서 타당하게 주장되는 혁신이 없다고 결론 내렸습니다. 그러한 성격의 진전은 특허 대상이 될 수 없습니다. SAP 아메리카 대 인베스트픽 유한회사, 890 F.3d 1016, 126 USPQ2d 1638 (연방순회법원 2018).

At 앨리스 2단계에서 심사위원회는 대부분의 구성 요소가 일반적인 기성품 전자 및 컴퓨터 부품이므로 청구항을 살릴 만한 "특별한 무언가"가 없다는 것을 발견했습니다.

* 스타트렉 유니버스순간이동 장치는 22세기 초 에모리 에릭슨 박사가 발명했으며, 그는 또한 순간이동 장치에 의해 성공적으로 이동된 최초의 인간이 되었습니다.

밀리엔이 자율주행차 솔루션이 특허 불가능한 추상적인 아이디어일 수 있다고 예측한 점을 고려할 때, 우리는 특허법 제101조의 현행 적용이 특허 제도가 제공해야 할 기술 개발 및 공개를 장려하는 인센티브를 저해하여 어떤 기술들이 간과되거나 최소한 지연될 수 있는지에 대해 우려해야 합니다. 앞서 언급한 운송 차량 사례는 다소 과장된 것일 수 있지만, 밀리엔이 지적했듯이 과학과 유용한 기술의 발전에 대한 위협은 결코 과장이 아닙니다.