2(a)항에 따른 잘못된 연관성은 2(d)항에 따른 혼동 가능성과 동일하지 않습니다.

In 피아노 팩토리 그룹(Piano Factory Group, Inc.) 대 쉬드마이어 셀레스타 GmbH(Schiedmayer Celesta GmbH)[2020-1196](2021년 9월 1일), 연방 항소 법원은 TTAB가 Schiedmayer에 대한 Piano Factory의 등록을 취소한 것을 확정했습니다. 이는 Schiedmayer와의 연관성을 허위로 암시하여 섹션 2(a)를 위반한 것입니다.

란햄법 제2조(a)항에 따른 허위 연관성 주장은 같은 법 제2조(d)항에 따른 혼동 가능성 주장과 몇 가지 점에서 유사하지만, 연관성에 대한 허위 암시로부터 보호하는 법적 장치는 단순히 상업적 기만 행위로부터 보호하는 것뿐만 아니라 "개인과 기관이 그들의 인격을 악용당하는 것을 막기 위한 것"이기도 합니다. 상품의 출처에 대한 혼동 가능성이 없더라도, 제2조(a)항에 따라 개인의 사생활권 또는 그와 관련된 퍼블리시티권이 침해될 수 있다고 명시한 바 있습니다.

항소심에서 피아노 팩토리는 처음으로 태만 항변을 제기했으나, 연방 항소법원은 상표심판위원회(TTAB)에서 제기되지 않았다는 이유로 이를 기각했습니다. 또한 연방 항소법원은 쉬드마이어가 비당사자와의 허위 연관성을 주장할 수 없다는 피아노 팩토리의 주장도 기각했습니다. 연방 항소법원은 청구인이 소송에 실질적인 이해관계를 갖고 있으면 충분하며, 그러한 이해관계를 가질 수 있는 다른 모든 당사자를 참여시킬 필요는 없다고 판단했습니다. 나아가 연방 항소법원은 상표법 제2조(a)항에 따라 허위 연관성을 이유로 등록을 거부하는 당사자는 해당 상표와 특정인 사이의 연관성에 대한 허위 주장으로 인해 손해를 입었거나 입을 것이라는 합리적인 믿음만 있으면 되며, 반드시 해당 상표에 대한 소유권을 가질 필요는 없다고 지적했습니다.

피아노 팩토리는 또한 상표심판위원회가 등록에 명시된 피아노가 아닌 "건반 악기"로 자사의 제품을 정의한 것과, 쉬드마이어의 사업을 첼레스타와 글로켄슈필을 제조 및 판매하는 것이 아니라 "건반 악기"를 제조 및 판매하는 것으로 규정한 것이 잘못이라고 주장했습니다. 연방항소법원은 이러한 주장이 상표 등록 금지 조항 2(a)의 본질을 잘못 이해하고 있다고 지적했습니다. 법원은 2(d)항과 달리 2(a)항의 허위 연상 요건은 상품 출처에 대한 혼동 가능성을 대상으로 하는 것이 아니라, 특정인과 타인의 상품 또는 서비스 사이에 연관성이 있다는 허위 암시를 대상으로 한다고 설명했습니다. 따라서 연방항소법원은 등록상표가 등록자 이외의 다른 사람과의 연관성을 허위로 암시하는 한, 허위 연상 금지 조항이 적용되기 위해 등록 상품이 불만 제기 당사자의 상품과 동일하거나 유사한 상품을 대상으로 할 필요는 없다고 판시했습니다. 따라서 피아노 팩토리가 쉬드마이어 상표 등록을 피아노에만 한정했더라도, 그 상표의 사용이 피아노 팩토리의 쉬드마이어 브랜드 피아노와 쉬드마이어 사이에 허위적인 연관성을 암시하는 한 문제가 되지 않았다.

마지막으로, 또 다른 항소인인 스위트 16은 상표가 다른 사람이나 단체와의 연관성을 허위로 암시하는지 여부를 판단하기 위해 상표 취소 여부를 결정하는 데 적용된 4가지 요소 테스트에 이의를 제기했습니다. 4가지 요소 테스트는 다음 사항을 검토합니다.

1. 해당 표시는 다른 사람이 이전에 사용했던 이름이나 신원과 동일하거나 매우 유사합니다.
2. 그 표시는 특정인을 명확하고 틀림없이 가리키는 것으로 인식될 것입니다.
3. 상표에 명시된 사람 또는 상표를 사용하는 사람은 출원인이 해당 상표를 사용하여 수행하는 활동과 관련이 없습니다.
4. 이전 사용자의 이름이나 신원이 충분히 유명하거나 평판이 좋아서 신청인의 상표가 신청인의 상품을 식별하는 데 사용될 때 그 사람과의 연관성이 추정될 정도입니다.

제2요인과 관련하여 피아노 팩토리는 상표심판위원회가 "쉬드마이어" 상표가 피고를 유일하고 명확하게 지칭한다고 판단한 것이 잘못이라고 주장했습니다. 연방항소법원은 상표심판위원회가 증거를 검토한 결과 피아노 팩토리와 쉬드마이어 외에 미국에서 건반 악기에 해당 상표를 사용하는 다른 회사가 있다는 증거가 없다고 결론 내렸다고 지적했습니다.

네 번째 요인과 관련하여 피아노 팩토리는 상표 등록 당시 쉬드마이어가 피고와의 연관성을 추정할 만큼 충분한 명성과 평판을 갖고 있지 않았다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 상표심판원이 피아노 팩토리가 상표 등록을 받은 2007년 당시 쉬드마이어 첼레스타의 명성에 대한 추론을 도출하기 위해 최근 출판물이나 쉬드마이어 회사들의 역사를 참고한 것은 잘못이 없다고 판단했습니다.

피아노 팩토리는 또한 특허심판원이 피고의 명성이나 평판이 첼레스타와 글로켄슈필에만 국한되지 않고 피아노 전반에 걸쳐 있다고 판단한 것은 잘못이라고 주장했습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 쉬드마이어 브랜드의 역사를 고려할 때 쉬드마이어 첼레스타 회사의 명성과 평판이 등록 당시 회사가 생산하던 두 가지 건반 악기에만 국한된 것이 아니라 건반 악기 전반에 걸쳐 있다고 결론 내렸다는 점을 지적했습니다. 또한 연방항소법원은 특허심판원이 첼레스타가 피아노와 매우 유사하며 외관상으로도 상당히 비슷하게 생겼다는 점을 고려하여, 일반 대중보다 쉬드마이어 상표가 붙은 피아노를 쉬드마이어와 연관 지을 가능성이 더 높은 건반 악기 구매자의 관점에서 쉬드마이어의 명성과 평판 문제를 검토하는 것이 합리적이라고 판단했다는 점을 언급했습니다.

요컨대, 연방 항소법원은 상품의 유사성, 특정 소비자들 사이에서의 인지도, 상표 사용 의도 등 모든 관련 요소들이 피고의 이름이 피아노 팩토리 제품 소비자들 사이에서 충분히 잘 알려져 있어 피고와의 연관성이 추정된다는 상표심판위원회의 판단을 뒷받침한다고 판시했습니다. 연방 항소법원은 이 문제에 대한 상표심판위원회의 결론을 뒷받침하는 실질적인 증거가 있다고 결론지었습니다.