연방 항소법원은 미국 특허청(USPTO)이 미국법전 제35조 145항에 따라 전문가 증인 비용을 회수할 수 없다고 판결했습니다.

In 하얏트 대 허쉬펠드[2020-2321, 2020-2323, 2020-2324, 2020-2325] (2021년 8월 18일), 연방 항소 법원은 특허 출원인 Hyatt가 제기한 35 USC § 145에 따른 민사 소송 방어에 대한 USPTO의 전문가 증인 수수료 지급을 거부한 지방 법원의 결정을 확정했습니다.

이전 항소에서 연방 항소법원은 35 USC § 145가 특허청(USPTO)의 변호사 비용을 회수할 권리를 부여하지 않는다고 판결했습니다. 특허청은 또한 "[소송의 모든 비용은 출원인이 부담해야 한다]"고 규정하는 35 USC § 145에 따라 전문가 증인 비용의 상환을 요구했습니다. 특허청은 해당 법령에 따라 전문가 증인 비용을 지급하도록 판결한 여러 지방법원 판례를 인용했지만, 지방법원은 이러한 판례들이 비용 전가 금지 원칙(American Rule)에 대한 논리적 근거를 제시하지 않았고, 최근 대법원에서 해당 원칙을 강조한 점을 지적하며 전문가 비용 지급을 기각했습니다.

연방 항소법원은 35 USC § 145 조항이 소송비용 전가 금지 추정을 뒤집을 만큼 충분히 구체적이지 않다는 지방법원의 판단에 동의했습니다. 연방 항소법원은 미국법의 원칙을 무효화하기 위해 특별한 문구가 필요한 것은 아니지만, 의회의 의도가 구체적이고 명확해야 한다는 요건은 매우 높은 기준이라고 밝혔습니다. 또한 "비용"과 같은 모호한 용어도 충분하지 않다고 덧붙였습니다.

연방 항소법원은 대법원의 판결을 참고했습니다. 난트퀘스트법원이 변호사 수임료는 이전될 수 없다고 판결한 것이 전문가 수임료도 이전될 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 법원의 판결 이유 중 상당 부분은 전문가 수임료 이전이 불가능하다는 것을 암시한다는 점을 지적합니다. 난트퀘스트 전문가 수수료에도 동일하게 적용됩니다. 해당 판결을 따르면서 연방 항소법원은 법률에 사용된 단어의 사전적 정의, 법률의 문구, 그리고 의회가 다른 법률에서 전문가 수수료를 명시적으로 포함시켰다는 사실 등을 종합해 볼 때, 핵심 논리는 다음과 같다고 판단했습니다. 난트퀘스트 이는 해당 결정에 적용되며, 제145조가 전문가 증인 수수료를 변경하지 않는다는 것을 나타냅니다.

특허청은 전문가 증인 수수료를 지급하라는 판례가 오랫동안 이어져 왔다는 점을 강조했지만, 연방 항소법원은 그러한 오랜 관행만으로는 미국법 원칙에 따른 추정을 뒤집기에 충분하지 않다고 밝혔습니다.