In 캠벨수프 회사 대 가몬 플러스 주식회사, [2020-2344, 2021-1019] (2021년 8월 19일), 연방 항소법원은 미국 디자인 특허 번호 D612,646 및 D621,645가 자명하지 않을 것이라는 PTAB의 결정을 뒤집었습니다.
'646 및 '645 특허는 각각 "[도면 및 설명된 바와 같은 중력식 공급 장치 디스플레이의 장식 디자인]"을 청구합니다. '646 특허에는 하나의 도면이 있습니다.
도면의 대부분 특징은 점선으로 표시되어 있는데, 이는 해당 특징들이 청구된 디자인에 포함되지 않음을 의미합니다. '646 특허에서 청구된 부분은 라벨 영역, 캔 마개, 그리고 캔 하나뿐입니다.
'645 특허도 마찬가지로 도면의 대부분을 제외하고, 라벨 영역과 표시된 원통형 물체만 포함하고 있습니다.
발명자인 Arthur W. Linz의 이름을 따서 "Linz"라고 불리는 미국 디자인 특허 제 D405,622호는 유사한 디스플레이 영역과 멈춤 장치를 갖춘 유사한 디스플레이 랙을 개시하고 있습니다.
캠벨스는 가몬으로부터 31만 달러 상당의 진열대를 구매한 후 트리니티로부터 유사한 진열대를 구매하기 시작했고, 이에 가몬은 캠벨스를 상대로 소송을 제기했습니다. 캠벨스는 이에 대해 항소했습니다. 당사자간 가몬의 특허에 대한 검토 결과, 심사위원회는 항소인들이 특허 불가능성을 입증하지 못했다고 판단했으며, 린츠의 디자인이 청구된 디자인과 충분히 유사하지 않아 적절한 1차 참고 문헌으로 간주될 수 없다고 결론지었습니다.
연방 항소법원은 특허심판원이 린츠와 청구된 디자인 간에 발견한 "아주 미미한 차이"가 린츠가 적절한 주요 참고 문헌이 아니라는 판단을 뒷받침하지 못한다는 이유로 사건을 파기환송했습니다.
재심에서 심사위원회는 다시 한번 해당 특허들이 자명하다는 것이 입증되지 않았다고 판단했습니다. 심사위원회는 발명가 윌리엄 S. 애베이트의 이름을 딴 미국 특허 제4,909,578호("애베이트" 특허)가 적절한 주요 참고 문헌이 아니며, 린츠 특허는 적절한 주요 참고 문헌이지만, 청구된 디자인은 린츠 특허 단독 또는 다른 참고 문헌과의 조합에 비해 자명하지 않다고 판단했습니다. 심사위원회는 린츠 특허가 청구된 디자인과 전반적인 시각적 외관이 동일하다는 점을 인정했지만, 상업적 성공, 캠벨의 디자인 호평, 디자인 복제 등의 객관적인 비자명성 지표가 이를 상쇄한다고 결론지었습니다.
두 번째로 연방항소법원에 회부된 이번 심리에서 연방항소법원은 린츠가 청구된 디자인과 동일한 전반적인 시각적 외관을 구현했다는 점에는 동의했습니다. 그러나 객관적 증거와 관련하여 연방항소법원은 특허심판원이 상업적 성공과 청구된 디자인 사이에 연관성이 있다고 추정한 것은 잘못이라고 판단했습니다. 특허심판원은 청구되지 않은 디자인 부분이 장식 디자인에 중요하지 않다고 판단했지만, 연방항소법원은 다음과 같이 판시했습니다. "공존성을 판단할 때, 청구되지 않은 특징이 제품의 장식 디자인에 중요하지 않은지 여부가 문제가 아니라, 청구되지 않은 특징이 '중요하지 않은지' 여부가 문제입니다."
연방 항소법원은 동일 범위 요건의 목적은 제품이 "공개되고 청구된 발명"인 경우에만 연관성이 추정되도록 보장하는 것이라고 설명했습니다. 연방 항소법원은 심사위원회가 분석을 장식적 의미에만 국한함으로써 관련 질문, 즉 상업용 제품이 "발명"인지 여부에 대한 답을 내놓지 않았다고 지적했습니다.
올바른 법적 기준에 따르면, 실질적인 증거는 특허심판원의 청구항 일치성 판단을 뒷받침하지 못하며, 연방항소법원은 청구항이 상업용 제품의 극히 일부, 즉 라벨 영역, 원통형 물체 및 스톱 부분만을 포함한다고 판단했습니다. 따라서 청구된 발명과 상업적 성공 사이에 연관성이 있다고 추정하는 것은 부적절했으며, 가몬은 그 연관성을 입증해야 했지만 그러지 못했습니다.
심사위원회는 라벨 영역의 성공과 호평에서 연관성을 발견했지만, 연방 항소법원은 이것이 새로운 것이 아니라고 지적했습니다. 연관성을 입증하기 위해 Gamon은 상업 제품의 상업적 성공과 호평이 해당 "독특한 특징"에서 비롯되었다는 증거를 제시해야 했습니다. 제시된 상업적 성공 증거는 기존의 라벨 영역에만 국한되어 있었습니다. 연방 항소법원은 발명가가 상업적 성공을 라벨 영역과 연결시킨 증언을 자기변호적인 것이며 다른 증거로 뒷받침되지 않는다는 이유로 기각했습니다. 또한, 연방 항소법원은 디자인 특허 사건에서 객관적인 표시가 청구된 디자인의 독특한 특징과 연결될 필요가 없다는 심사위원회의 견해도 기각했습니다.
연방 항소법원은 또한 복제 행위가 비자명성을 입증하는 증거로 작용했다며, 설령 복제 행위가 있었다 하더라도 그것만으로는 자명성에 대한 강력한 증거를 뒤집을 수 없다고 판시했습니다.
(1) 일반적인 기술을 가진 디자이너의 관점에서 Linz가 청구된 디자인과 동일한 전반적인 시각적 인상을 만들어낸다는 이사회의 발견과 (2) Trinity가 청구된 디자인의 고유한 특징을 복제했다는 사실을 포함한 모든 Graham 요소를 고려하여 연방 항소 법원은 청구된 디자인이 Linz에 비해 명백했을 것이라고 결론지었습니다.






