Wayback Machine을 통해 전시물이 선행기술이었음을 입증할 수 있었습니다.
In 밸브 주식회사 대 아이언버그 인벤션즈 주식회사, [2020-1315, 2020-1316, 2020-1379] (2021년 688월 17일), 연방 항소법원은 미국 특허 제9,289,688호의 일부 청구항이 특허 불가능한 것으로 판명되었지만, 해당 특허의 다른 청구항과 미국 특허 제9,352,229호의 청구항은 특허 불가능한 것으로 판명되지 않았다고 판단한 두 건의 PTAB 결정을 일부 확정하고, 일부 파기하고, 일부 취소하고, 환송했습니다.
'688 특허는 기존 컨트롤러와 동일한 방식으로 사용자가 양손으로 잡을 수 있도록 설계된 개선된 게임 콘솔용 컨트롤러에 관한 것으로, 컨트롤러 후면에 추가적인 조작 버튼이 있는 것이 특징입니다. '229 특허는 휴대용 게임 콘솔용 컨트롤러에 관한 것으로, 컨트롤러 후면에 하나 이상의 추가 조작 버튼이 있는 것이 특징입니다.
두 항소 모두에서 쟁점은 Valve가 의존한 청원서의 증거물이 35 USC § 102(a)(1)에 따라 인쇄 출판물, 즉 선행 기술로 입증되었는지 여부입니다. Valve는 해당 증거물이 2010년 10월 20일에 게시된 Xbox 360 컨트롤러에 대한 온라인 리뷰의 인쇄본이라고 주장했습니다. Valve는 해당 증거물이 '688 특허와 '229 특허의 심사 과정에 인용되고 포함된 Dave Burn의 동일한 온라인 기사를 인쇄한 것이기 때문에 선행 기술이라고 주장했습니다.
심사위원회는 Valve가 제출한 증거물이 심사 과정에서 주장된 선행 기술 문서와 동일하다는 사실이 입증되지 않았다는 이유로 Valve의 주장을 기각했습니다. 이는 본질적으로 Valve가 증거물이 Valve가 주장하는 바와 동일하다는 것을 입증하지 못했다는 판단이며, 이는 진위 확인에 관한 문제입니다. 연방 증거 규칙 901(a)항을 참조하십시오. "증거물의 진위 확인 또는 식별 요건을 충족하기 위해, 증거 제출자는 해당 증거물이 제출자가 주장하는 바와 같다는 사실을 뒷받침할 충분한 증거를 제시해야 합니다."
연방 항소법원은 증거물이 전문가 증인이나 사실심리자가 인증된 표본과 비교하여 진위 여부를 확인할 수 있으며, 그러한 비교를 통한 진위 확인은 일상적인 절차이고, 심사위원회는 그러한 비교를 할 의무가 있다고 지적했습니다. 연방 항소법원은 증거물이 기소 이력에 있는 물품들과 실질적으로 동일하다고 결론 내렸습니다.
연방 항소법원은 또한 해당 증거물이 우선일 이전에 공개적으로 접근 가능했다는 주장을 기각했습니다. 연방 항소법원은 아이언버그의 다른 특허에 실린 논문이 선행 기술이라는 압도적인 증거가 있으며, 따라서 실질적으로 동일한 해당 증거물 역시 선행 기술이라고 판시했습니다. 공동 발명자 중 한 명은 홍보 목적으로 해당 논문의 저자에게 정보를 제공했다고 증언했습니다.
해당 논문의 발표 시기는 특허 심사관이 웨이백 머신(Wayback Machine)을 통해 확인했으며, 연방 항소법원은 이를 공개 접근성을 입증하는 매우 설득력 있는 증거로 판단했습니다. 또한 연방 항소법원은 발명자들이 특허 심사 과정에서 해당 논문이 인용되었을 때 발표 날짜에 대해 이의를 제기하지 않았다는 점도 지적했습니다. 마지막으로, 연방 항소법원은 심사관이 "간단한" 검색만으로 해당 문헌을 발견했다는 사실 자체가 공개 접근성을 입증하는 매우 중요한 증거라고 결론지었습니다.
연방 항소법원은 해당 증거물이 실제로 선행 기술에 해당한다는 점을 재검토하기 위해 사건을 파기환송했습니다.
밸브는 또한 특허심판원이 밸브가 '688 특허의 청구항 29와 '229 특허의 청구항 1-15 및 18-24가 특허 불가능하다는 것을 입증하지 못했다고 판단한 것에 대해 항소했습니다. 해당 청구항들은 "본질적으로 탄력적이고 유연한" 길쭉한 부재를 요구했습니다. 참고 문헌에는 스프링으로 탄력적으로 바이어스된 부재가 나와 있었습니다. 심판원은 스프링이 길쭉한 부재의 일부가 아니라고 판단했고, 연방 항소법원도 이 판단에 오류가 없다고 판결했습니다.
아이언버그는 '688 특허의 청구항이 선행 기술되었다는 결정에 대해 두 가지 제한 사항을 주장하며 항소했습니다.
- “케이스의 외면과 인접하게 배치된 제1 표면” 및
- “첫 번째 표면과 마주 보는 두 번째 표면”
연방 항소법원은 이러한 용어의 일반적인 의미에 따라 "케이스의 외부 표면에 근접하게 배치된 제1 표면"은 추가 제어 장치의 제1 표면과 케이스의 외부 표면이 서로 가깝거나 인접하게 배치되어야 함을 요구하지만, 서로 마주 보고 있어야 함을 요구하지는 않는다고 판단하여 Ironburg의 해석을 기각했습니다.
"대립" 제한과 관련하여 연방 항소 법원은 "대립" 제한은 서로 마주 보거나 서로 마주 보는 두 표면으로 충족되며, 아이언버그가 주장한 것처럼 표면이 평평해야 할 필요는 없다는 위원회의 해석에 동의했습니다.