상표권 분쟁: 업워크(Upwork)는 프리랜서용 앱을 설명할 때 "프리랜서"라는 용어를 사용할 수 있는가?

In Freelancer International Pty Ltd 대 Upwork Global, Inc.제9순회항소법원(2021년 6월 22일)은 업웍스(Upwork)가 자사 앱 "Upwork for Freelancers"에 프리랜서(Freelancer)의 등록상표 "FREELANCER"를 사용하는 것에 대한 캘리포니아 북부지방법원의 가처분 신청 기각 결정을 확정했습니다. 이 판례는 등록상표를 설명적으로 사용하려는 기업들에게 몇 가지 유용한 지침을 제공합니다. 즉, 스타일화된 글꼴을 사용하거나 상표(TM)를 붙이는 것을 피해야 합니다. 대문자 사용이나 굵은 글씨체만으로는 충분하지 않으며, 특히 사용자의 상표가 이미 눈에 띄게 표시된 경우에는 더욱 그렇습니다. 또한 이 판례는 브랜드 소유자에게 다음과 같은 중요한 사실을 상기시켜 줍니다. 상표가 설명적일수록 제3자의 해당 용어 사용이 설명적 사용으로 인정될 가능성이 높아집니다.

Backstory :

Upwork은 클라이언트용 앱인 'Upwork for Clients'와 프리랜서용 앱인 'Upwork for Freelancers'를 각각 제공했습니다.

Upwork의 "Upwork for Freelancers" 앱을 다운로드하면 iOS 기기에서는 앱의 "Up" 로고 아이콘 아래에 "Freelancer"가 표시되고, Android 기기에서는 "Freelancer-Upwork"로 표시됩니다. Freelancer 측에서 문제 삼은 부분이 바로 이 점입니다.

지방 법원은 Freelancer가 필요한 성공 가능성을 결여했다고 판단했습니다. Upwork는 "freelancer"라는 용어 사용이 15 USC 1115(b)(4)에 따른 공정 사용이라고 주장했습니다. 지방 법원은 공정 사용 항변은 피고의 원고 상표 침해 사용이 "상표로서의 사용 이외의 용도로, 해당 당사자의 상품 또는 서비스, 또는 그 지리적 출처를 설명하기 위해 공정하고 선의로만 사용되는 용어 또는 장치의 사용"인 경우에 적용된다고 밝혔습니다.

법원은 피고가 (1) 피고가 사용자를 설명하기 위해 "프리랜서"라는 단어를 사용하고 (2) "프리랜서"라는 단어가 잘 알려져 있고 "특정 회사에 영구적으로 고용되지 않고 여러 회사에 서비스를 판매하는 사람"으로 정의된다는 것을 보여주는 증거를 제출했다고 지적했습니다.

법원은 원고가 피고의 공정 사용 주장에 대한 설득력 있는 반박을 제시하지 못했다고 판단하여, 원고가 피고가 "프리랜서"라는 단어를 "상표"로 사용하지 않은 경우에 한해 해당 단어의 사용에 대해 이의를 제기하지 않았으므로 공정 사용 항변은 적용될 수 없다고 기각했습니다.

법원은 프리랜서 측의 주장을 검토한 후 기각하면서, 업워크가 "프리랜서"라는 단어를 상표로 사용했다는 주장은 업워크의 프리랜서 앱과 클라이언트 앱을 구별하기 위한 일반적인 단어의 적절하고 설명적인 사용이라고 판단했습니다. 법원은 굵은 글꼴과 대문자만으로는 피고가 "프리랜서"를 상표로 사용하는 것이 아니라 설명적인 용어로 사용한다는 것을 입증하기에 충분하지 않다고 보았으며, 특히 업워크의 특징적인 연두색 로고나 색상이 다양한 알림 바로 옆에 배치된 점을 지적했습니다. 법원은 업워크가 "프리랜서"라는 단어를 공개 상표 목록에 등재하지 않았고, "프리랜서"라는 단어를 사용할 때 스타일화된 글꼴이나 "TM" 기호를 사용하지도 않았다는 점을 언급했습니다.

현재 기록에 따르면 법원은 Upwork가 "프리랜서"를 상표로 사용하지 않는다고 판단했습니다. 오히려 Upwork는 사용자를 설명하기 위해 선의로 해당 단어를 사용했으며 따라서 법원은 피고의 "프리랜서"라는 단어 사용이 15 USC § 1115(b)(4)에 따른 공정 사용 요건을 충족한다는 데 동의했습니다.

제9순회항소법원은 지방법원이 프리랜서가 소송의 실체적 쟁점에서 승소 가능성을 입증할 책임을 다하지 못했다고 결론 내린 것은 재량권 남용이 아니라고 판단했다.