명세서는 적격할 수 있지만, 청구항은 적격하지 않습니다.
In Free Stream Media Corp.(Samba TV로 사업 운영) 대 Alphonso Inc., [2019-1506, 2019-2133] (2021년 5월 11일) 연방 항소법원은 알폰소(Alphonso Inc.)가 미국 특허 제9,386,356호가 미국 특허법 35 USC §101에 따라 특허 대상이 될 수 없는 주제를 주장한다는 이유로 제기한 소송 기각 신청을 기각한 결정을 뒤집었습니다. '356 특허의 명칭은 "다중 화면에서 TV 시청자 데이터를 활용한 타겟팅"입니다.
지방법원은 알폰소가 주장한 대로 청구항들이 맞춤형 광고라는 추상적인 개념에 관한 것이라는 주장을 기각했지만, 연방항소법원은 알폰소의 주장에 동의하여 청구항들이 다음과 같은 사항에 관한 것이라고 판단했습니다.
- 텔레비전 시청자들의 시청 습관에 대한 정보 수집;
- 시청자와의 관련성을 기준으로 다른 콘텐츠(예: 맞춤형 광고)와 정보를 연결하는 것; 그리고
- 해당 콘텐츠를 두 번째 기기로 전송합니다.
연방 항소법원은 관련 조사가 다음과 같다고 말했습니다. 앨리스 1단계는 특허 청구항이 관련 기술을 개선하는 특정 수단이나 방법에 초점을 맞추고 있는지, 아니면 추상적인 아이디어 그 자체로서 일반적인 공정 및 기계만을 언급하는 결과 또는 효과를 지향하는지 여부를 판단하는 것입니다.
청구항은 부적격성을 피하기 위해 단순히 결과만을 청구하는 것에서 그 결과를 달성하는 방법을 청구하는 것으로 전환하는 데 필요한 구체성을 갖춰야 합니다. 따라서 청구항이 근본적인 아이디어를 적용하는 실질적인 방법을 명시하지 않고, 구현 방식과 관계없이 추상적인 원리만을 포괄하는 결과 지향적인 방식으로 작성된 경우, 해당 청구항은 부적격합니다.
연방 항소법원은 삼바가 자사의 발명이 동일 네트워크 상의 기기들이 이전에는 불가능했던 통신을 가능하게 한다고 주장했다는 점을 지적했습니다. 그러나 연방 항소법원은 주장된 청구항들이 단지 이러한 통신을 달성하는 메커니즘이 모바일 기기의 보안 샌드박스를 뚫거나 우회하는 것이라고만 명시하고 있을 뿐, 그 결과가 어떻게 달성되는지에 대해서는 전혀 설명하지 않고 있다고 지적했습니다.
연방 항소법원은 명세서에 샌드박스를 극복하는 방법이 충분히 명시되어 있다고 가정하더라도, 주장된 청구항들은 그렇지 않다고 말했습니다.
해당 청구항에는 컴퓨터 기능 향상을 입증하는 내용이 전혀 없으며, 삼바 측 주장대로 모바일 기기의 샌드박스를 뚫는 능력이 향상되었다고 하더라도, 삼바는 이것이 단순히 컴퓨터를 도구로 사용하는 것 이상의 의미를 지닌다는 것을 입증하지 못했습니다. 따라서, 주장된 기술적 향상은 모바일 기기 사용자에게 맞춤형 광고를 제공한다는 추상적인 아이디어를 구현하기 위해 컴퓨터를 사용하는 것에 지나지 않습니다.
지방법원은 청구항이 추상적인 아이디어를 지칭하는 것으로 보지 않았기 때문에 Alice Step 2 사건에 대해 판단하지 않았습니다. 연방항소법원은 청구항이 단순히 기본 아이디어를 구현하기 위해 일반적인 특징과 일상적인 기능을 사용하는 것을 기술하고 있다고 판단했습니다. 본 사건의 청구항은 추상적인 아이디어가 해당 기술에 공통적으로 적용되는 통상적인 구성 요소와 기능을 사용하여 구현될 것이라고 기술하고 있을 뿐입니다.