모든 규칙을 준수하고 7백만 달러의 수수료를 납부했더라도 기소 태만으로 간주될 수 있습니다.
In 하얏트 대 허쉬펠드, [2018-2390, 2018-2391, 2018-2392, 2019-1038, 2019-1039, 2019-1049, 2019-1070] (2021년 6월 1일), 연방 항소법원은 미국 특허청(USPTO)이 특허 출원 지연을 입증하지 못했다는 지방법원의 결정을 파기하고 사건을 환송하면서, 선행 발명 및 서면 설명 문제에 대한 관할권을 유지했습니다.
항소인 하얏트는 399건의 특허 출원에 발명자로 등재되어 있으며, 그중 381건은 특허 존속 기간이 법률 개정으로 17년에서 20년으로 변경되기 전 시기인 "GATT 버블" 기간에 출원되었습니다.
쟁점은 하얏트가 다양한 컴퓨터 기술과 관련된 네 건의 특허 출원을 제출하고 1970년대와 1980년대에 출원된 특허에 우선권을 주장한 것이었습니다. 1995년 10월 24일, 하얏트가 GATT 버블 관련 특허 출원을 제출한 지 약 5개월 후, 미국 특허청(USPTO) 그룹 국장인 니콜라스 고디치는 하얏트와 만나 해당 출원들에 대해 논의했습니다. 고디치 국장은 하얏트에게 각 출원의 청구항을 서로 다른 주제에 집중할 것을 요청했고, 하얏트는 이에 동의했습니다. 그 결과, 하얏트의 특허 출원 청구항 수는 약 11만 5천 개로 늘어났으며, 이 중 약 4만 5천 개는 독립 청구항이었습니다.
문제의 네 건의 출원에는 총 1,592개의 청구항(출원당 평균 398개)이 포함되어 있었습니다. 2003년부터 2012년까지 미국 특허청(USPTO)은 소송이 진행되는 동안 하얏트의 여러 출원에 대한 심사를 중단했습니다. 2013년 USPTO는 하얏트의 출원에 대한 심사를 재개했으며, 하얏트의 출원 심사를 전담하는 12명의 숙련된 심사관으로 구성된 전담 부서를 신설했습니다.
심사 과정을 원활하게 진행하기 위해 미국 특허청(USPTO)은 2013년 8월부터 10월까지 하얏트에 "요건"이라는 제목의 통지서를 총 11건 발송했는데, 이는 하얏트의 GATT 버블 관련 11개 모출원 각각에 대한 것이었습니다.
미국 특허청은 하얏트에게 다음과 같이 지시했습니다.
- 11개 명세서 각각에 대해 총 600개 이하의 청구항을 선택하여 진행하십시오.
- 선택한 각 청구에 대한 우선권 날짜와 해당 날짜를 뒷받침하는 근거를 확인하십시오.
- 청구서의 깨끗한 사본을 제출하십시오.
결국 해당 출원들은 최종적으로 거부되었습니다. 하얏트는 특허심판원(PTAB)에 항소하여 어느 정도 진전을 이루었습니다. 2005년에는 일부 출원에 대해 미국 컬럼비아 특별구 지방법원에 특허법 35 USC 145에 의거한 소송을 제기했고, 2009년에는 나머지 출원에 대해서도 추가로 145조에 의거한 소송을 제기했습니다.
양측의 약식 판결 신청 후, 미국 특허청(USPTO)은 심사 지연을 이유로 기각 신청을 제출했습니다. USPTO는 하얏트가 1969년부터 현재까지 약 400건에 달하는 특허 출원을 고의적으로 지연시켰다고 주장했으며, 심지어 USPTO가 하얏트의 출원 심사를 9년 동안 보류했던 기간은 제외했습니다.
미국 특허청(USPTO)은 하이엇이 예를 들어 45년 이상 된 출원에 우선권을 주장하고, 1995년 6월 8일 미국 특허 기간이 변경되기 직전에 11건의 출원에 대한 약 400건의 사본을 일괄 제출하고, 각 출원을 서로 다른 발명에 집중하기로 합의했지만 그렇게 하지 않았고 나중에 출원을 구분하는 "종합 계획"이 전혀 없었다고 밝힌 점 등을 들어 특허권을 포기했다고 주장했습니다.
하얏트는 문제의 네 건의 출원 외 다른 출원 건에 대한 자신의 소송 진행은 법적으로 무관하며, 미국 특허청(USPTO)이 자신의 출원 심사를 광범위하게 지연시켰고, 특허권 상실 위험에 대해 경고하지 않았으며(법률상 의무 사항임), 심사 지연을 입증하는 데 필요한 중간 권리의 존재를 USPTO가 입증하지 못했다고 반박했습니다. 또한 하얏트는 USPTO 규정에 따라 청구항을 추가 및 수정할 수 있었고, 이는 자신의 발명을 정확하게 포착하고 선행 기술을 피하기 위한 것이었으므로, 자신의 지연은 정당하다고 주장했습니다.
검찰의 태만 항변은 두 건의 대법원 판례에서 유래합니다. 우드브리지 대 미국263 US 50 (1923) 사건에서, 미국 특허청(USPTO)은 우드브리지의 특허 발행 연기 요청을 1년 동안 승인했지만, 1년이 지난 후에도 특허를 발행하지 않았습니다. 우드브리지는 그로부터 8년 반을 더 기다린 후, 특허청에 서한을 보내 출원 사실을 알리고, 특허의 가치를 최대한 활용하기 위해 연기했다고 설명했습니다. 그런 다음 우드브리지는 연기 기간 동안 발생한 관련 혁신을 반영하여 명세서와 청구항을 수정하려고 했습니다. 법원은 우드브리지가 독점 기간을 상업적 이익이 가장 높을 것으로 예상되는 기간과 일치시키기 위해 의도적으로 연기함으로써 특허권을 포기했다고 판결했습니다. 법원은 다음과 같이 말했습니다.
발명가이자 특허 출원인이 고의로 정당한 사유 없이 발명일 이후로 특허 독점 기간의 시작일을 연기하여 유용한 발명품의 자유로운 대중적 향유를 지연시키는 행위는 법률을 회피하는 것이며 그 선의의 목적을 무산시키는 것입니다.
In 웹스터 전자. Co. 대 Splitdorf Elec. 주식회사264 US 463 (1924) 사건에서, 출원인은 1910년에 특허 출원을 했습니다. 1915년, 출원인은 최근에 발행된 다른 특허에 대한 특허 분쟁을 유발하기 위해 해당 특허의 청구항을 복제한 분할 출원을 제출했습니다. 출원인은 특허 분쟁에서 패소했지만, 이후 분할 출원에 두 개의 새로운 청구항(청구항 7과 8)을 추가하여 수정했고, 이 청구항들은 1918년에 발행되어 소송의 대상이 되었습니다. 법원은 청구항 7과 8이 집행 불가능하다고 판결하면서, "지연이 불합리하고, 기록에 나타난 상황을 고려할 때, 이는 태만에 해당하며, 이로 인해 출원인은 원래 누릴 수 있었던 모든 권리를 상실했다"고 지적했습니다.
연방 항소법원은 기소 태만 법리를 인정했습니다. 심볼 테크., 277 F.3d 1363, 1366–68에서 처음으로 적용되었으며, 보게세 사건, 303 F.3d 1362, 1363 (Fed. Cir. 2002), 특허권자가 “특허 심사 및 발행을 예외적으로 지연시키는 결과를 초래한 고의적이고 일관된 행위”를 한 경우, 수정이나 거절 사유에 대한 답변 없이 12건의 계속출원을 제출하고 매번 이전 출원을 포기했습니다.
연방 항소법원은 지방법원이 특허 출원 지연에 대한 법적 기준을 여러 측면에서 잘못 적용했다고 결론 내렸습니다. 첫째, 연방 항소법원은 지방법원이 전체적인 상황을 제대로 고려하지 못했다고 지적했습니다. 지방법원은 전체성 원칙이 법원이 각 관련 출원의 출원 개시부터 최종 처분까지의 전체 출원 과정을 고려해야 한다는 방식으로 적용되는 것은 아니라고 주장했습니다. 또한, 지방법원은 주로 하얏트의 네 건의 출원에 대한 특허청의 역할에만 초점을 맞추고, 하얏트의 행위가 부당하고 설명할 수 없는 지연을 초래했다는 증거를 반복적으로 무시하거나 간과했습니다.
둘째, 연방항소법원은 하얏트의 행위가 특허 출원 지연을 정당화하는지 여부를 판단하기 위해 증거를 분석하는 대신, 하얏트의 출원 심사가 지연된 책임을 미국 특허청(USPTO)에 반복적으로 전가했다고 지적했습니다. 연방항소법원은 "USPTO의 지연이 항소인의 지연을 정당화할 수는 없다"고 밝혔습니다. 또한 연방항소법원은 지방법원이 하얏트의 행위가 아닌 USPTO의 행위에 분석의 초점을 부적절하게 맞춘 것이 잘못이라고 결론지었습니다.
연방 항소법원은 미국 특허청(USPTO)이 재판에서 제시한 특허 출원 지연 관련 증거와 주장이 하이엇에게 입증 책임을 전가하기에 충분하다고 결론 내렸습니다. 연방 항소법원은 하이엇의 특허 출원 지연 기간의 심각성뿐만 아니라, 하이엇이 사실상 무기한 출원 지연을 보장하는 출원 방식을 채택했다고 판단했습니다. 따라서 연방 항소법원은 하이엇에게 본 판결에서 제시된 기준에 부합하는 출원 지연 문제에 대한 증거를 제시할 기회를 주기 위해 사건을 지방법원으로 환송했습니다.
연방 항소법원은 하이엇이 입증 책임을 다하려면 지연에 대한 합법적이고 적극적인 이유가 있었음을 증거의 우월성으로 입증해야 한다고 덧붙이며, "현재 법원에 제출된 기록에서 충분한 이유를 찾을 수 없지만, 공정성 차원에서 하이엇은 이 문제에 대해 증거를 제시하고 의견을 진술할 권리가 있다"고 재치 있게 언급했습니다.