In 바이오래드 래버러토리스 대 ITC, [2020-1475, 2020-1605] (2021년 10월 28일) 연방 항소법원은 10X가 미국 특허 제9,500,664호의 청구항을 침해하지 않았으며, 미국 특허 제9,636,682호 및 제9,649,635호의 청구항을 침해했다는 위원회의 결정을 확정했습니다.
이 특허들은 일반적으로 미세유체 분야, 특히 미세 액적 생성과 관련되며, 특히 "칩"이라고 일반적으로 불리는 미세유체 장치를 사용하여 미세 액적을 생성하는 시스템 및 방법에 관한 것입니다.
'664 특허와 관련하여 행정법 판사는 문제의 칩 GB가 "샘플"을 포함하지 않으므로 "샘플 웰, 샘플 채널, 샘플을 포함하는 액적 또는 청구된 "액적 생성 영역"을 포함하지 않는다고 판단했습니다. 연방 항소법원은 해당 특허가 샘플과 시약을 구분하고 있으며, 문제의 제품은 청구에서 요구하는 바와 같이 샘플이 아닌 시약과 함께 사용된다고 판단했습니다. 10X와 ITC는 행정법 판사가 당사자들이 합의한 "샘플"의 정확한 해석을 적용했으며, Bio-Rad의 이의 제기는 실제로는 연방 항소법원이 실질적인 증거에 의해 뒷받침된다고 판단한 행정법 판사의 해당 해석을 문제의 칩 GB에 적용한 사실에 대한 것이라고 주장했습니다.
바이오래드는 또한 문제의 칩 GB에 포함된 단량체 용액이 "샘플"인지 여부와 관계없이 청구항에 명시된 구조적 제한 사항들이 모두 문제의 칩 GB에 포함되어 있다고 주장했습니다.
연방항소법원은 여러 가지 이유로 해당 주장을 기각했습니다. 첫째, 바이오래드가 이 주장을 특허심판원에 제기했는지 여부가 불분명했습니다. 둘째, 해당 주장은 청구항을 지나치게 단순화된 형태로 재구성하고, 명시된 구조들을 서로 구별하는 모든 제한 사항을 제거하는 것에 근거하고 있습니다.
연방 항소법원은 발명자들이 "세 개의 웰과 상호 연결 채널을 가진 칩"이라는 광범위한 청구항에 대한 특허 보호를 구하지 않았다는 점을 지적했습니다. 또한 발명자들은 웰과 채널을 물리적 특성(예: 모양, 크기, 깊이, 위치 등)에 따라 서로 구분하지도 않았습니다. 대신 발명자들은 웰과 채널 내부에 담긴 물질을 기준으로 웰과 채널을 특징지었습니다. "바이오래드는 '장치 청구항은 장치가 무엇인지를 다루는 것이지 장치가 무엇을 하는지를 다루는 것이 아니다'라는 일반적인 법 원칙을 근거로 이러한 발명자들의 선택을 부인할 수 없습니다."
'682 및 '635 특허 침해 판결에 대한 항소와 관련하여 10X는 ITC의 "액적 생성 영역" 해석에 오류가 있다고 주장했습니다. 그러나 연방 항소 법원은 행정 판사의 "액적 생성 영역" 해석이 내재적 증거와 일치한다고 판단했으며, ITC와 마찬가지로 샘플 웰에서 액적 생성 영역으로 직접 연결되는 채널이 있어야 한다는 청구되지 않은 제한을 부과하려는 10X의 시도를 기각했습니다.
연방 항소법원은 행정법 판사의 올바른 해석에 따라, 10X의 문제의 칩 사용이 '664, '682 및 '635 특허의 주장된 청구항을 직접 침해한다는 위원회의 결론을 뒷받침하는 실질적인 증거가 있다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 기여 침해 및 침해 유도 문제에 대해 행정법 판사의 판단을 뒷받침하는 상당한 증거가 있다고 결론 내렸습니다.



