발명을 실시할 수 있다는 것과 발명의 모든 범위를 실시할 수 있다는 것은 같은 의미가 아닙니다.

In 캘리포니아 퍼시픽 바이오사이언스 주식회사 대 옥스포드 나노포어 테크놀로지스 주식회사, [2020-2155, 2020-2156] (2021년 5월 11일) 연방 항소법원은 미국 특허 제9,546,400호와 제9,772,323호가 실시가능성 부족으로 인해 35 USC § 112에 의거 무효라는 배심원단의 결정을 확정하고, 옥스퍼드 측이 모두진술에서 부적절한 발언을 했다는 이유로 재심을 요청한 것을 기각했습니다.

연방항소법원은 '400 및 '323 특허의 우선일 이전에 관련 기술자들이 청구된 청구항에 포함된 전체 핵산 범위 중 극히 일부에 대해서만 청구된 방법을 수행할 수 있다는 사실을 알지 못했다는 점을 뒷받침하는 충분한 증거가 있다고 판시했습니다. 연방항소법원은 해당 기술 분야의 숙련자가 청구항 1의 방법을 성공적으로 수행할 수 있다는 증언이 배심원단에게 청구항의 전체 범위가 실현 가능하다는 의미로 이해되지 않았을 수도 있다고 지적했습니다. 또한, 배심원단의 임무는 증언의 일부만을 따로 떼어놓고 보는 것이 아니라, 다른 부분을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 모든 증거를 포함하여 모든 증거를 종합적으로 고려하는 것이라고 강조했습니다.

새로운 재판 요청에 관해 연방 항소법원은 부적절한 발언을 근거로 한 새로운 재판은 "피고인이 편견을 조장하는 발언을 했고, 그 발언이 배심원단의 평결에 영향을 미쳤을 가능성이 '합리적으로 높다'는 경우에 한해 적절하다"고 밝혔습니다.

연방 항소법원은 지방법원이 모두 발언이 배심원단에 상당한 영향을 미쳐 오판을 초래할 가능성이 낮다고 판단한 데에 재량권 남용이 없다고 보았습니다. 특히, 연방 항소법원은 PacBio가 Oxford의 모두 발언 내용을 알게 되었을 때 사전에 이의를 제기하지 않았고, 자체 발언에서도 같은 주제를 언급했다는 점을 지적했습니다. 또한, 법원은 PacBio가 요청한 바로 그 시정 지시를 내렸습니다.