중지 및 금지 명령서는 개인 관할권을 부여할 수 있습니다.
In 트림블 주식회사, 이노베이티브 소프트웨어 엔지니어링 유한회사, 대 퍼디엠코 유한회사, [2019-2164] (2021년 5월 12일) 연방 항소법원은 Trimble이 PerDiemCo LLC를 상대로 제기한 비침해 확인 소송을 관할권 부재를 이유로 기각한 결정을 뒤집었습니다.
~을 기반으로 Red Wing Shoe Co. 대 Hockerson-Halberstadt, Inc.148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998) 사건에서 캘리포니아 북부 지방법원은 PerDiemCo가 캘리포니아에 있는 Trimble에 보낸 통신을 근거로 PerDiemCo에 대한 인적 관할권을 주장하는 것은 불합리하다고 판결했습니다. 그러나 연방 항소법원은 다음과 같이 결론지었습니다. 레드 윙 이는 본 사건의 사실관계에 비추어 볼 때 인적 관할권을 배제하는 것이 아니며, 지방 법원은 PerDiemCo에 대해 인적 관할권을 가지고 있었습니다.
PerDiemCo의 현재 유일한 소유주, 임원 및 직원은 로버트 바바이입니다. 그는 워싱턴 D.C.에 거주하며 일하고 있습니다. PerDiemCo는 텍사스주 마셜에 사무실을 임대하고 있습니다. 바바이 씨는 임대 사무실을 방문한 적이 없으며, PerDiemCo는 마셜에 직원을 두고 있지 않습니다.
2018년 10월, 바바이 씨는 퍼디엠코(PerDiemCo)를 대리하여 아이오와주에 있는 ISE에 서한을 보내 ISE의 제품과 서비스가 퍼디엠코의 전자 운행기록장치 특허를 포함한 기술을 사용하고 있다고 비난했습니다. 또한 서한에는 퍼디엠코가 자사의 특허를 적극적으로 라이선스하고 있으며, 소송 비용으로 수천만 달러를 지출한 후 비독점 라이선스 계약을 체결한 최소 10개 회사의 목록을 제시했습니다.
PerDiemCo의 서한에는 아이오와 북부 지방법원에 제출되지 않은 소장이 첨부되어 있었는데, 이 소장에는 ISE의 제품 및 서비스에 대해 PerDiemCo의 특허 9건이 침해되었다고 주장하는 내용과 침해 혐의에 대한 자세한 내용을 담은 청구항 도표가 포함되어 있었습니다. 또한, 이 서한은 ISE에게 PerDiemCo 특허에 대한 비독점적 사용권 계약을 제안하고, 양측이 협상에 나설 것을 제안했으며, 협상을 원활하게 진행하기 위한 기밀유지협약 초안을 첨부했습니다.
양측은 협상에 들어갔고, 그 과정에서 PerDiemCo는 Trimble과 서신, 이메일, 전화 등 다양한 수단을 통해 최소 22차례 소통했습니다. 이 서신 및 전화 통화에서 PerDiemCo는 텍사스 동부 지방법원에 Trimble을 특허 침해 소송으로 고소하겠다고 위협했으며, 이를 위해 선임한 변호사의 신원을 밝혔습니다.
In Red Wing Shoe Co. 대 Hockerson-Halberstadt, Inc.148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998) 판결에서 연방 항소법원은 특허권자가 해당 관할 구역에 우연히 위치한 당사자에게 침해 의심 사실을 알렸다는 이유만으로 인적 관할권에 따르도록 요구해서는 안 된다고 판시했습니다. 그러한 접촉만을 근거로 인적 관할권을 주장하는 것은 공정성의 원칙에 부합하지 않기 때문입니다. 연방 항소법원은 이후 세 가지 판례가 인적 관할권의 적용 범위를 명확히 했다고 언급했습니다. 레드윙:
- 대법원 사건들 이후 레드 윙 개인 관할권 분석은 특별한 특허 정책에 의존할 수 없다는 점을 분명히 했습니다.
- 대법원은 주(州)로 발송된 통신이 그 성격과 범위에 따라 특정 인적 관할권을 발생시킬 수 있다고 판결했습니다.
- 최근 대법원의 판결은 포드 피고인이 관할 지역과 맺은 광범위한 접촉들이 최소 접촉 분석에 관련이 있다는 점이 확립되었습니다.
이러한 상황 전개와 "단발적이거나 산발적인 접촉을 지속적인 접촉과 다르게 취급하라"는 대법원의 지시에 따라 연방 항소법원은 다음과 같이 결론지었습니다. 레드 윙 해당 사건에서 관련된 통신 건수가 제한적이라는 점을 고려할 때, 앞서 내린 결정은 여전히 옳습니다. 그러나 내용증명서가 특정 인적 관할권을 절대 발생시킬 수 없다는 일반적인 규칙은 없습니다.
연방 항소법원은 핵심 질문은 다음과 같다고 말했습니다. 레드 윙 이제 쟁점은 피고인이 관할 구역과 충분한 연관성을 갖고 있는지, 즉 최소 접촉 요건이나 목적적 이용 요건을 충족하는지 여부와 관할권 행사가 판례의 적법 절차 및 공정성 기준에 부합하는지 여부입니다. 연방 항소법원은 최소 접촉 요건이나 목적적 이용 요건이 충족되었다고 결론 내렸습니다.
연방 항소법원은 PerDiemCo가 다른 고려 사항들이 관할권을 불합리하게 만든다는 설득력 있는 주장을 제시하지 못했다고 판단하고, 인적 관할권이 없다고 판결한 지방법원의 명령을 파기하고 추가 심리를 위해 사건을 환송했습니다.