특허 침해 여부 판단 불허 판결, 특허심판원의 유효성 유지 결정에 대한 항소심 심리

In ABS Global, Inc. 대 Cytonome/St, LLC, [2019-2051] (2021년 1월 6일), 연방 항소법원은 특허심판원(PTAB) 결정에 대한 항소를 기각했습니다. 당사자간 미국 특허 제8,529,161호의 특정 청구항의 특허성을 인정하는 심사에서, 향후 청구인을 상대로 '161 특허가 주장될 가능성이 낮다고 판단했습니다.

심사위원회의 최종 서면 결정 후 2주 만에 지방법원은 ABS의 약식 판결 신청을 일부 인용하여 ABS의 문제 제품이 '161 특허 청구항을 침해하지 않았다고 결론지었습니다. 지방법원의 약식 판결 결정 후 거의 두 달이 지난 2019년 6월, ABS는 심사위원회의 최종 서면 결정에 항소했습니다.

약 3개월 후 제출된 사이토놈의 답변서에는 사이토놈 측 변호사의 진술서가 포함되어 있었는데, 그 진술서에는 사이토놈이 "'161 특허에 대한 비침해 판결을 내린 지방법원의 결정에 대해 항소하지 않기로 했으며, 이로써 항소권을 포기한다"고 명시되어 있었습니다. 사이토놈은 ABS가 '161 특허의 청구항을 침해하지 않았다는 지방법원의 요약 판결에 이의를 제기할 권리를 포기했기 때문에, ABS는 '161 특허 청구항의 유효성에 관한 특허심판원의 최종 서면 결정에 대해 항소할 수 있는 특허법 제3조에 따른 적격 요건인 실질적인 손해를 입지 않았다고 주장했습니다.

연방항소법원은 자발적 권리 포기 원칙을 적용하여, 사이토놈이 지방법원의 비침해 판결에 대한 항소권을 포기한 것이 ABS의 특허 무효 심판(IPR) 항소를 무효화한다고 결론 내렸습니다. 연방항소법원은 먼저 사이토놈이 ABS를 상대로 '161 특허를 주장한 것이 다시 제기될 가능성이 낮다고 판단했습니다. 사이토놈의 항소 포기 진술서는 소송 제기 금지 약정보다 범위가 좁은 것은 분명하지만, 사이토놈의 포기는 사실상 "주장된 손해의 범위와 동일"하다고 보았습니다.

연방 항소법원은 사이토놈의 특허권 부인으로 인해 사이토놈이 문제의 제품과 관련하여 '161 특허 청구항 침해에 대한 ABS의 책임을 주장할 수 없게 되었으며, 따라서 ABS는 해당 제품을 자유롭게 제조, 사용 및 판매할 수 있다고 판결했습니다.

연방 항소법원은 사이토놈이 자사의 부인 성명이 모든 불법 행위를 포괄한다는 것을 입증했으므로, ABS는 부인 성명에 포함되지 않은 활동에 관여하고 있거나 관여할 만큼 충분히 구체적인 계획을 가지고 있음을 밝혀야 할 의무가 있다고 판단했습니다.

연방 항소법원은 ABS의 IPR 항소가 진행 중인 소송이나 분쟁을 뒷받침할 만한 충분한 피해가 없으므로 무의미하다고 결론 내렸습니다.