설령 그 문구가 서문에 있었다 하더라도, 이는 청구 제한 요건을 충족하지 못한 것입니다.

In Simo Holdings Inc. 대 Hong Kong Ucloudlink Network Technology Ltd., [2019-2411] (2021년 1월 5일) 연방 항소법원은 개인이 셀룰러 네트워크에서 로밍 요금을 줄일 수 있도록 하는 장치 및 방법에 관한 미국 특허 제9,736,689호의 청구항 8 침해에 대한 8,230,654달러의 지방 법원 최종 판결을 뒤집고 지방 법원의 청구항 해석을 거부했습니다.

쟁점은 청구항 8이 "비지역 통화 데이터베이스"를 요구하는지 여부였습니다. 연방 항소법원은 문제의 문구가 "포함하는"이라는 단어 앞에 오는 것이 아니라 뒤에 온다는 점에 주목했습니다. "포함하는"은 일반적으로 청구항 서문의 끝을 나타내는 연결어 중 하나이며, 그 뒤를 따르면 청구항의 본문이 됩니다. 연방 항소법원은 해당 문구의 위치로 보아 청구항의 본문에 속하는 것으로 판단되며, 이러한 해석이 받아들여진다면 해당 문구의 제한적 성격에 대한 논쟁의 여지가 없어질 것이라고 밝혔습니다.

그러나 당사자들은 문제의 문구를 서문의 일부로 간주하고, 그 뒤의 여섯 단락만을 청구의 본문으로 취급했습니다. 하지만 연방 항소법원은 그러한 분류 하에서도 문제의 문구는 제한적인 의미를 지닌다고 결론 내렸습니다.

연방 항소법원은 청구된 장치에 대한 유일한 구조를 제공함으로써 서문 문구가 "필수적인 구조"를 제공하고 본문은 "구조적으로 완전한 발명"을 정의하지 않는다는 점을 지적하며, 이는 서문 문구가 제한적인 것으로 간주되는 두 가지 핵심 이유라고 밝혔습니다. 또한, 서문의 첫 부분 문구가 청구 본문의 용어에 대한 선행 근거를 제공한다는 점을 근거로 서문이 제한적이라는 결론을 뒷받침했습니다.

시모는 서문의 일부가 제한적일지라도, 논란이 된 "비지역 통화 데이터베이스"를 포함한 일부 구성 요소는 "서문 이후에 명시된 기능을 수행하는 데 불필요하기 때문에" 제한적인 것으로 간주되어서는 안 된다고 주장했습니다. 그러나 연방 항소법원은 서문이 청구된 장치의 유일한 구조를 제공하고, 논란이 된 문구가 단순히 의도된 용도나 기능적 속성을 식별하는 것이 아니라 "서문의 나머지 부분과 밀접하게 연관되어 있는" 경우, 서문을 그러한 방식으로 해석하는 것을 거부했습니다.

연방 항소법원은 청구항 8이 "비지역 통화 데이터베이스"를 요구하지 않는다는 지방법원의 결론을 기각했습니다. 결정적인 쟁점은 "가입 식별 모듈(SIM) 카드 및/또는 메모리에 저장된 복수의 메모리, 프로세서, 프로그램, 통신 회로, 인증 데이터 및 비지역 통화 데이터베이스"라는 문구였습니다. 연방 항소법원은 지방법원이 해당 문구 끝부분의 "and"를 "and/or"로 잘못 해석하여 "복수의"가 식별된 항목(메모리, 프로세서 등) 전체 목록에서 선택된 "최소 두 개"만을 요구한다고 결론지었다고 지적했습니다. 연방 항소법원은 "복수의"는 청구항 8의 해당 문구에 나열된 각 항목이 최소 두 개 이상 존재함을 의미한다고 판시했습니다.

비지역 통화 데이터베이스가 필수 요소라는 결론에 도달했으므로, 침해 판결은 파기되어야 하며, 비침해에 대한 약식 판결이 내려져야 합니다.