다른 것을 선호하는 것이 가르침을 없애는 것은 아닙니다.

In 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 대 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션[2019-1319](2020년 12월 23일)에서 연방 항소법원은 Raytheon Technologies Corporation의 가스 터빈 엔진에 관한 미국 특허 제8,695,920호가 명백성으로 인해 특허 불가능한 것이 아니라고 판단한 특허심판원의 결정을 파기하고, 심판원이 결론을 뒷받침할 실질적인 증거가 부족했기 때문에 사건을 추가 검토를 위해 환송했습니다.

심사위원회는 선행 기술이 청구된 발명의 모든 요소를 ​​개시하고 있음을 확인했지만, 적어도 일부 1단계 공정과 2단계 공정의 장단점을 명시적으로 고려하고 구체적으로 1단계 공정을 선택함으로써 GE가 주장한 조합과는 다른 방식을 가르치고 있다고 판단했습니다. 또한 심사위원회는 설령 해당 선행 기술이 제안된 조합과는 다른 방식을 가르치지 않았다고 하더라도, 제시된 증거가 조합을 하려는 동기를 설득력 있게 입증하지 못했다고 판단했습니다.

연방항소법원은 특허심판원이 참고문헌이 해당 조합의 발명을 부정하는 내용을 담고 있다는 판단을 내린 데 있어 실질적인 증거가 부족하다고 판시했습니다. 연방항소법원은 참고문헌이 단순히 대안적인 발명에 대한 일반적인 선호를 표현할 뿐, 청구된 발명에 대한 연구를 비판하거나, 폄훼하거나, 또는 다른 방식으로 저해하지 않는다면, 해당 참고문헌이 청구된 발명을 부정하는 내용을 담고 있다고 볼 수 없다고 밝혔습니다.

연방항소법원은 또한 특허심판원이 GE가 참고문헌들을 결합하려는 동기를 입증하지 못했다는 결론을 내린 데에는 실질적인 증거가 부족했다고 판단했습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 내린 몇 가지 판단만으로도 명백성을 입증할 수 있다고 지적했습니다. 이러한 판단은 당업자가 선행 기술을 수정하려는 이유와 그 수정에 성공할 가능성이 높다는 합리적인 기대를 제시한다고 설명했습니다.

결론적으로, 심사위원회는 GE가 청구항 10의 "전체적인" 명백성을 입증하지 못했다고 판단할 만한 실질적인 증거가 부족했습니다. 연방 항소법원은 법은 항상 발명의 모든 요소를 ​​공개하는 선행 기술 문헌들을 종합하여 요소들을 결합하려는 동기를 평가해 왔다고 밝혔습니다.

연방 항소법원은 다음과 같이 밝혔습니다.

심사위원회의 접근 방식은 청구항의 각 요소, 심지어 참고 문헌에 함께 제시된 요소들까지도 결합해야 하는 동기를 요구합니다. 이러한 분석은 선행 기술 문헌을 개별 요소들의 집합으로 부당하게 분해하여, 자명성을 입증하려는 당사자가 선행 기술 문헌에서 이미 수행된 작업을 다시 수행하도록 요구합니다. 청구된 발명과 선행 기술의 발명은 모두 전체로서 분석되어야 하는데, 그 이유는 동일합니다. 발명은 개별 요소들의 합보다 더 큰 의미를 가지기 때문입니다.

특허심판원이 청구항이 비자명하다고 판단한 근거가 되는 사실적 결론을 뒷받침할 실질적인 증거가 부족했기 때문에 연방항소법원은 특허심판원의 결정을 파기하고 사건을 추가 심리를 위해 특허심판원으로 환송했습니다.