기밀 유지 계약 위반으로 인해 발생한 특허에 대한 양도 의무가 발생했습니다.

2020 년 12 월 7 일 / 소송

In 시오니크스 유한회사 대 하마마츠 포토닉스 주식회사, [2019-2359, 2020-1217] (2020년 12월 7일), 연방 항소법원은 다음 사항에 대해 지방법원의 판결을 확정했습니다.

하마마츠는 시오닉스와의 비밀유지 계약을 위반했습니다.
하마마츠는 미국 특허 8,080,467호를 고의로 침해했습니다.
SiOnyx는 기밀유지협약 위반에 대한 손해배상금으로 796,469달러와 판결 전 이자 1,091,481달러를 받을 자격이 있습니다.
SiOnyx는 부당 이득에 대한 손해 배상금으로 580,640달러와 판결 전 이자 660,536달러를 받을 자격이 있습니다.
SiOnyx는 계약 위반 및 부당 이득 청구에 대해 법정 이율에 따른 판결 후 이자를 받을 자격이 있습니다.
제임스 캐리 박사는 미국 특허 9,614,109, 9,293,499, 9,190,551, 8,994,135, 8,916,945, 8,884,226, 8,742,528, 8,629,485 및 8,564,087의 공동 발명자입니다.
SiOnyx는 분쟁 중인 미국 특허에 대한 단독 소유권을 보유합니다.
SiOnyx는 Hamamatsu가 기밀유지협약(NDA)을 위반했으므로, Hamamatsu가 문제의 미국 특허를 실시하는 것을 금지하는 가처분 명령을 받을 자격이 있습니다.
SiOnyx는 Hamamatsu가 특허 침해로 인해 '467 특허를 실시하는 것을 금지하는 가처분 명령을 받을 자격이 있습니다.

연방 항소법원은 또한 하마마츠가 해당 해외 특허의 소유권을 시오닉스에 이전하도록 강제해 달라는 시오닉스의 요청을 기각한 지방법원의 결정을 뒤집었습니다.

에릭 마주르는 초단파 레이저 펄스로 실리콘 표면을 조사하여 "블랙 실리콘"을 만드는 공정을 발견했습니다. 이 공정은 실리콘을 검게 만들 뿐만 아니라 표면에 질감을 부여하며, 결과적으로 생성된 블랙 실리콘은 기존 실리콘과는 다른 전자적 특성을 지닙니다. 마주르는 이 소재를 만드는 공정을 발견한 후, 캐리를 비롯한 제자들과 함께 블랙 실리콘의 특성과 잠재적 활용 가능성을 연구했습니다. 이러한 연구를 바탕으로 마주르와 캐리는 특허 출원을 진행했고, 그 결과 미국 특허 제8,080,467호를 포함한 여러 특허를 취득했습니다.

마주르와 캐리는 흑색 실리콘의 개발 및 상용화를 위해 시오닉스(SiOnyx)를 설립했습니다. 시오닉스는 실리콘 기반 광검출기 장치 제조업체인 하마마쓰(Hamamatsu)와 만나 "펄스 레이저 공정으로 도핑된 광자 장치의 응용 분야 및 개발 기회 평가"와 관련된 기밀 정보를 공유하는 내용의 비밀유지협약(NDA)을 체결했습니다.

기밀유지협약(NDA)이 해지된 후에도 하마마츠는 새로운 광검출기 장치 개발을 지속하며 특허 출원 및 제품 출시를 이어갔습니다. 시오닉스는 분쟁 중인 미국 및 해외 특허의 소유권을 논의하기 위해 하마마츠와 만났지만 합의에 이르지 못하자 시오닉스는 하마마츠를 상대로 소송을 제기했습니다.

계약 위반;
부당이득;
'467 특허 침해; 및
분쟁 중인 미국 특허의 발명자 변경.

배심원단이 SiOnyx에 유리한 평결을 내린 후, Hamamatsu는 항소했습니다. Hamamatsu는 먼저 소멸시효가 적용되어 소송을 제기할 수 없다고 주장했는데, 그 소멸시효는 기밀유지협약(NDA)에 따라 기밀 정보를 반환하지 않은 것과 Hamamatsu가 SiOnyx에 2007년 양사 연구 결과와 동일하다고 SiOnyx가 인식한 포토다이오드 도면을 이메일로 보낸 행위에서 비롯되었다고 주장했습니다.

SiOnyx는 Hamamatsu가 SiOnyx의 기밀 정보를 반환하지 않은 것은 시효 기간을 시작시키지 않는 사소한 위반이거나, Hamamatsu가 자사의 신제품이 SiOnyx의 지적 재산권을 침해하지 않는다는 반복적인 확언을 통해 SiOnyx의 기밀 정보를 나중에 사용한 사실을 은폐한 것이라고 주장했습니다.

연방 항소법원은 합리적인 배심원이 하마마츠가 기밀 정보를 반환하지 않은 것이 시오닉스에 피해를 주지 않았으며, 따라서 해당 정보 유출은 중요하지 않고 시오닉스의 소송 제기 사유가 되지 않았다고 판단할 수 있었다는 지방법원의 의견에 동의했습니다. 이메일 유출과 관련하여 연방 항소법원은 배심원의 평결을 뒤집을 이유가 없다고 판단했습니다.

하마마츠는 또한 지방법원이 부당이득 및 계약 위반 청구에 대해 판결 전 이자를 지급하도록 판결한 것이 잘못이라고 주장했습니다. 연방 항소법원은 두 청구 모두에 대해 판결 전 이자를 지급할 수 있다는 지방법원의 판단에 동의했습니다.

하마마츠는 시오닉스의 '467 특허 침해 금지 명령에 이의를 제기하며, 시오닉스가 주로 회복 불가능한 손해와 법적 구제책의 불충분함을 입증하지 못했다고 주장한다고 반박했습니다. 시오닉스는 자사 제품이 하마마츠의 제품과 경쟁 관계에 있으며, 하마마츠의 지속적인 판매로 인해 회복 불가능한 손해를 입을 것이라고 반박했습니다. 연방 항소법원은 지방법원이 피고 제품이 시오닉스의 제품과 경쟁 관계에 있다고 판단한 것이 명백히 잘못되었다고 보지 않았으며, 하마마츠는 회복 불가능한 손해에 대한 입증을 반박하지 못했습니다.

하마마츠는 계약 위반을 이유로 금지 명령에 이의를 제기하기도 했습니다. 그러나 법적 기준이 유사했기 때문에 양측의 주장은 특허 침해 금지 명령과 실질적으로 동일했고, 연방 항소법원은 같은 결론에 도달했습니다.

하마마츠는 기밀유지협약(NDA)의 기밀유지기간 만료 이후 시오닉스가 계약 위반 및 부당이득 청구에 대한 손해배상을 받을 의무가 없다는 법률적 판단을 구하는 재판 후 동의안을 제출했습니다. 시오닉스는 이에 대해 배심원단이 하마마츠가 기밀유지기간 만료 이후에도 계약 위반으로 인한 이익을 계속해서 얻었다고 합리적으로 추론할 수 있었다고 반박했습니다. 연방항소법원은 배심원단의 평결이 하마마츠가 시오닉스의 기밀 정보를 이용하여 설계한 제품을 판매함으로써 이전의 계약 위반으로 인한 이익을 계속해서 얻었다는 사실을 포함하는 것으로 합리적으로 해석될 수 있다는 점에 동의하여 동의안을 기각했습니다.

항소심에서 하마마츠는 배심원단이 공동 발명자임을 인정한 것은 하마마츠 또한 해당 특허에 기여했다는 것을 의미하므로, 지방법원이 시오닉스에게 문제의 미국 특허에 대한 단독 소유권을 부여한 것은 잘못이라고 주장했습니다. 기밀유지협약(NDA)에는 "기밀 정보를 수령하는 당사자는 정보를 공개하는 당사자가 해당 정보 및 그 정보와 관련된 모든 특허권을 보유하고 있음을 인정한다"는 조항이 있습니다.

따라서 연방 항소법원은 기밀유지협약(NDA) 조건에 따라 특허 소유권을 이전한 지방법원의 결정은 재량권 남용 여부를 심사하는 형평법적 구제 조치(매사추세츠 주법)라고 판단했습니다. 연방 항소법원은 하마마츠가 NDA에 따라 특허에 기밀 정보를 제공했다는 증거가 없으므로, 해당 협약에 따른 특허 공동 소유권을 가질 자격이 없다고 판시했습니다.

항소심에서 하마마츠는 자사의 침해 행위가 고의적이지 않았다고 주장하며, 배심원단의 평결을 뒷받침하는 데 있어 재판에서 제시된 증거의 적절성에 이의를 제기했습니다. 그러나 연방 항소법원은 지방법원이 고의성을 근거로 가중 손해배상을 인정하지 않은 점을 고려할 때, 배심원단의 고의성 인정이 지방법원의 판결에 어떤 영향을 미쳤는지, 그리고 이 법원에서 판결을 뒤집을 경우 어떤 영향을 미칠지 명확하지 않다고 밝혔습니다. 하마마츠는 사실상 자문 의견을 구하고 있었는데, 연방 항소법원은 그러한 자문 의견을 제시할 권한이 없습니다.

SiOnyx는 항소에서 지방법원이 해당 해외 특허에 대한 소유권도 SiOnyx에게 부여했어야 한다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 SiOnyx의 주장에 동의하여, 분쟁 대상인 미국 특허에 대한 SiOnyx의 단독 소유권을 입증하는 증거가 분쟁 대상인 해외 특허에도 적용된다고 판단했습니다. 지방법원이 소유권 이전을 강제할 권한이 없다고 잘못 판단했기 때문에, 연방 항소법원은 두 특허 그룹을 구분한 것은 재량권 남용이라고 판시했습니다. 연방 항소법원은 지방법원이 당사자들이 소유한 해외 특허를 이전할 권한이 있다고 밝혔습니다.