기기 청구항에는 때때로 공정 제한 사항이 포함되지만, 이번에는 그렇지 않습니다.

In Vectura Limited 대 Glaxosmithkline LLC, [2020-1054] (2020년 11월 19일), 연방 항소법원은 폐 투여용 "복합 활성 입자" 생산에 관한 미국 특허 제8,303,991호가 무효가 아니며 침해되었다는 지방법원의 결정을 확정했습니다. 배심원단은 89,712,069달러의 손해배상금을 지급하라는 평결을 내렸고, 판결 번복 및 재심 청구가 기각된 후, 글락소스미스클라인은 항소했습니다.

항소에서는 두 가지 청구항 용어의 해석이 중요했습니다. 첫째, 법원은 "복합 활성 입자의 분산을 촉진한다"(분산 제한)라는 문구를 "하나 이상의 복합 활성 입자를 포함하는 조성물이, 변형되지 않은 활성 입자가 복합 활성 입자를 대체한 동일한 조성물에 비해, 환자가 폐로 흡입하기 위한 전달 장치를 활성화할 때 활성 물질의 분산이 증가하는 것"으로 해석했습니다.

둘째, 법원은 "복합 활성 입자"라는 용어를 "활성 물질 입자에 하나 이상의 첨가제 물질 입자가 고정되어 활성 입자와 첨가제 입자가 공기 흐름에서 분리되지 않는 단일 입자 실체"로 해석했습니다.

양 당사자는 지방법원의 분산 제한 해석에 따라, Vectura가 문제의 흡입기에 마그네슘 스테아레이트를 사용한 것이 유당 부형제만 마그네슘 스테아레이트로 코팅한 동일 제품에 비해 활성 성분의 분산성을 향상시킨다는 것을 입증해야 한다는 데 동의했습니다. 항소심에서 GSK는 Vectura가 결함 있는 과학적 시험에 근거하여 소송을 제기했기 때문에 해당 제한과 관련하여 침해에 대한 실질적인 증거가 없다고 주장했습니다. 그러나 GSK의 주장의 허점은 Vectura가 문제의 시험에만 전적으로 의존한 것이 아니라는 점이었습니다.

비록 결함이 있다고 주장되는 시험이 완벽하지는 않았지만, 연방 항소법원은 배심원단이 그 단점에도 불구하고 해당 연구가 활성 성분을 스테아르산마그네슘으로 코팅하면 활성 성분의 분산성이 향상된다는 견해를 전반적으로 뒷받침한다고 결론 내릴 수 있다고 밝혔습니다. 연방 항소법원은 시험의 결함과는 별개로, 스테아르산마그네슘이 활성 성분의 분산성을 향상시킨다는 것을 보여주는 충분한 다른 증거가 재판에서 제시되었다고 덧붙였습니다.

GSK는 또한 "복합 활성 입자"라는 청구항 용어에 대한 지방법원의 해석에 이의를 제기하며, 법원이 해당 용어를 명세서에 언급된 "고에너지 분쇄" 공정을 통해 복합 입자가 생산되어야 한다는 의미로 해석했어야 한다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 GSK의 주장이 두 건의 이전 판례 사이에 해당한다고 지적했습니다. 컨티넨탈 서킷츠 LLC 대 인텔 코퍼레이션 소송 915 F.3d 788 (Fed. Cir. 2019) 및 앤더슨 주식회사 대 파이버 컴포지츠 유한회사 474 F.3d 1361 (연방순회법원, 2007). 안데르센연방 순회 항소 법원은 장치 청구항에 공정 제한이 포함된다고 해석했습니다. 컨티넨탈 서킷, 연방 항소법원은 공정 제한 사항을 장치 청구항에 포함시키는 것을 거부했습니다. 두 사건 모두에서 연방 항소법원은 "특허권자가 공정 단계가 청구된 발명의 필수적인 부분임을 명확히 밝힌 경우, 공정 단계는 제품 청구항의 일부로 취급될 수 있다"고 인정했습니다.

연방항소법원은 '991 특허에 고에너지 분쇄가 필수적임을 시사하는 몇 가지 진술이 포함되어 있지만, 고에너지 분쇄가 단지 선호되는 공정임을 나타내는 수많은 진술에 비해 그 중요성이 떨어진다고 지적했습니다. 따라서 연방항소법원은 '991 특허의 명세서가 분쇄 방법을 장치 청구항 1의 필수 부분으로 규정하지 않는다고 결론 내렸습니다. 또한 연방항소법원은 GSK가 주장한 "복합 활성 입자"라는 용어가 공정 제한을 포함하는 것으로 해석되어야 한다는 주장을 기각하고 지방법원의 청구항 해석을 확정했습니다.