등록상표를 설명적으로 사용하는 것은 상표권 침해가 아닙니다.
미국 연방 법률 제15조 1115(b)(4)항은 등록된 용어의 사용이 허용되지 않는다고 규정하고 있습니다. 상표권 침해 만약 그것이 "상표 이외의 용도로 사용되는 경우"(즉, 등록된 상표와 유사하게 만들어지지 않은 경우) 어떤 등록상표)이며, 서술적인 귀하의 상품 또는 서비스를 설명하기 위해 공정하고 성실하게 사용되었습니다.
캘리포니아 북부 지방 법원은 Freelancer International Pty. Ltd. 대 Upwork Global, Inc. [20-cv-06132-SI]최근 허용 가능한 설명적 사용에 해당하는 기준에 대한 유용한 지침을 제공했습니다.
Freelancer Technology Pty Limited는 Upwork가 자사 소프트웨어와 관련하여 Freelancer를 사용한 것에 대해 미국 특허 제4,284,314호를 침해했다며 Upwork를 상대로 소송을 제기했습니다.
피고들은 자신들의 앱 표시 이름 및 기타 곳에서 "프리랜서"라는 단어의 일반적인 의미를 그대로 사용하여 적절한 사용자, 즉 프리랜서를 지칭한다고 주장했습니다. 또한 피고들은 Upwork의 상당한 영업권을 활용하여 사업을 운영하고 있으며 "Freelance" 또는 "Freelancers"라는 단어를 상표로 등록하려 하지 않았기 때문에 "프리랜서"라는 단어를 선의로 사용하고 있다고 주장했습니다. 마지막으로 피고들은 "프리랜서"라는 단어를 "상표가 아닌 다른 용도로" 사용하고 있으며, Upwork 상표에 의존하고 있다고 주장했습니다.
법원은 제9순회항소법원이 특정 용어가 상표로 사용되고 있는지 여부를 판단할 때 고려해야 할 최소 두 가지 요소를 제시했음을 지적했습니다.
- "해당 용어가 대중의 관심을 끌기 위한 상징으로 사용되는지 여부는 문제의 단어의 글자체, 서체, 크기, 시각적 배치 및 중요도를 통해 입증될 수 있습니다."
- "상표권 침해 혐의를 받는 사용자가 해당 용어가 상표의 의미로 이해될 위험을 최소화하기 위해 라벨 표시 또는 기타 예방 조치를 취했는지 여부."
법원은 Upwork가 사용한 "Freelancer"라는 용어가 모두 적절하고 설명적인 것이라고 판단했습니다. 법원은 특히 "Upwork의 독특한 연두색 로고나 색상이 다양한 공지사항 바로 옆에 배치된 상황에서, 굵은 글꼴과 대문자만으로는 피고가 "Freelancer"를 상표가 아닌 설명적인 용어로 사용한다는 것을 입증하기에 충분하지 않다"고 명시했습니다. 또한 Upwork는 공개적으로 등록된 상표 목록에 "Freelancer"를 포함시키지 않았으며, "Freelancer"라는 단어를 사용할 때 스타일화된 글꼴이나 "TM" 기호를 사용하지도 않았습니다.
핵심 요약: 설명적 사용과 상표권 침해 방지 요령
이 사례는 단순히 단어를 대문자로 쓰거나 굵은 서체를 사용하는 것만으로는 설명적인 표현이 상표권 침해로 이어지지 않는다는 점을 시사한다는 점에서 주목할 만합니다. 그러나 독특한 서체를 사용하는 것은 피하는 것이 좋으며, 당연히 상표에 TM 표시를 붙이는 것도 피해야 합니다.