지적재산권 금반언: 첫 번째 기회를 놓쳤다면 두 번째 기회는 없다
In Network-1 Technologies, Inc. 대 Hewlett-Packard Co.[2018-2338, 2018-2339, 2018-2395, 2018-2396] (2020년 9월 24일), 연방 항소법원은 지방법원의 청구항 해석을 일부 확정하고 일부 파기하여 환송했으며, 유효성에 관한 지방법원의 JMOL을 취소하고 환송했으며, 부적절한 청구항 확장에 관한 지방법원의 결정을 확정했습니다.
미국 특허 제6,218,930호(제목: "10/100 스위치드 이더넷 네트워크를 통해 액세스 장비에 원격으로 전원을 공급하는 장치 및 방법")는 전자 장치가 원격 장비가 이더넷을 통한 원격 전원 공급을 수용할 수 있는지 여부를 자동으로 판단할 수 있도록 하는 장치 및 방법을 개시합니다.
항소심에서 Network-1은 지방법원이 청구항 용어인 "저전류"와 "주 전원"을 잘못 해석했으며, 이러한 오류로 인해 침해에 대한 재심을 받을 자격이 있다고 주장했습니다. 연방항소법원은 지방법원이 "주 전원"을 해석하는 데 오류를 범했으며, 그 오류로 인해 Network-1이 침해에 대한 재심을 받을 자격이 있다는 데 동의했습니다.
항소심에서 HP는 지방법원이 HP가 Avaya IPR에 참여했기 때문에 35 USC § 315(e)에 따라 명백성 이의를 제기할 수 없다고 판단하여 '930 특허의 유효성에 대한 JMOL(합의적 의견서)을 발부한 것은 잘못이라고 주장했습니다. 지방법원은 HP가 참여한 IPR 과정에서 특허 무효 주장을 제기할 수 있었을 것이라고 판단했습니다. 지방법원은 HP가 IPR 과정에서 제기하지 않기로 선택했던 주장을 다시 제기하도록 허용하는 것은 HP에게 "두 번째 기회를 주고, 실질적인 금반언의 불이익 없이 IPR의 이점을 누릴 수 있도록 허용하는 것"이라고 밝혔습니다.
연방 항소법원은 35 USC § 315(e)에 따라 당사자는 특허 무효 심판(IPR) 과정에서 "제기했거나 합리적으로 제기할 수 있었던" 근거에 한해서만 최종 서면 결정의 청구에 이의를 제기하는 것이 금지된다고 지적하며 논의를 시작했습니다. 그러나 연방 항소법원은 소송에 참여하는 당사자가 이미 제기한 근거 외에는 다른 근거를 제시할 수 없기 때문에, 다른 무효 근거를 제기하는 것이 법적으로 금지되는 것은 아니라고 언급했습니다.
실제로 HP는 처음에는 특허 무효 심판에 참여하여 추가적인 근거를 제시하려고 했지만, 특허심판원(PTAB)은 이를 정당하게 거부했습니다. HP가 이미 제기된 근거만을 바탕으로 특허 무효 심판에 참여하려는 두 번째 시도가 승인되었습니다.
따라서 HP와 같이 IPR에 참여하는 당사자는 추가적인 근거를 제기할 수 없으므로, IPR에서 실제로 제기되지 않은 근거에 대해서는 금반언의 적용을 받지 않습니다. 연방 항소법원은 첫 번째 기회가 거부되었을 때 두 번째 기회를 얻는 것은 아니라고 지적했습니다. 연방 항소법원은 새로운 재판 요청이 남아 있었기 때문에 단순히 판결을 뒤집는 대신 사건을 하급심으로 환송했습니다.
항소심에서 HP는 Network-1이 재발행 과정에서 두 개의 종속 청구항을 추가함으로써 원래 청구항의 범위를 부적절하게 확장했다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 종속 청구항을 추가하는 것이 근본적인 독립 청구항을 확장한다는 주장을 기각하고, 청구항 6이 부적절하게 확장되지 않았다는 지방법원의 판단을 확정했습니다.