§315(c)는 이사회가 IPR에 참여하거나 참여를 통해 IPR에 문제를 추가하는 것을 허용하지 않습니다.

In 페이스북 주식회사 대 윈디 시티 이노베이션즈 유한회사[2018-1400, 2018-1401, 2018-1402, 2018-1403, 2018-1537, 2018-1540, 2018-1541] (2020년 9월 4일), 연방 항소법원은 IPR2016-01156 및 IPR2016-01159의 '245 및 '657 특허에 대한 심사위원회의 최종 서면 결정을 일부 확정하고, 일부 파기하고, 환송했으며, IPR2016-01158의 '552 특허에 대한 심사위원회의 최종 서면 결정을 확정하고, IPR2016-01157의 '356 특허에 대한 심사위원회의 최종 서면 결정을 일부 확정했습니다. 또한, 특허심판원이 청구항 14와 33에 관해 내린 '356 특허에 대한 최종 서면 결정에 대한 페이스북의 항소는 무의미한 것으로 기각되었습니다.

윈디 시티 이노베이션즈(Windy City Innovations)는 페이스북이 미국 특허 제8,458,245호, 제8,694,657호, 제8,473,552호 및 제8,407,356호(이하 "'356 특허")를 침해했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. '245, '657, '552 및 '356 특허는 공통된 명세서를 공유하고, 동일한 모출원에 대한 우선권을 주장하며, 일반적으로 컴퓨터 기반 네트워크를 통한 통신 방법에 관한 것입니다.

윈디시티의 항의를 접수한 지 정확히 1년 후, 페이스북은 시의적절하게 청원서를 제출했습니다. 당사자간 각 특허의 여러 청구항에 대한 특허심판원(IPR) 심사가 진행되었습니다. 당시 윈디 시티는 자신이 주장하는 구체적인 청구항을 아직 밝히지 않은 상태였습니다. 특허심판원은 각 특허에 대해 IPR 심사를 개시했습니다.

윈디시티가 지방법원에서 주장하는 청구 내용을 확인한 후, 페이스북은 '245 및 '657 특허의 추가 청구에 대한 IPR 청원 2건을 추가로 제출하고, 이미 개시된 해당 특허에 대한 IPR에 병합 신청을 제출했습니다. 이러한 서류 제출 시점에는 특허심판원(PTAB)의 1년 시효가 만료되었지만, PTAB는 그럼에도 불구하고 페이스북의 새로운 IPR 2건을 개시하고, 페이스북의 병합 신청을 승인했으며, 새로운 IPR을 종료했습니다.

심사위원회는 일부 청구항이 자명하여 특허 불가능하다는 점은 페이스북이 증거의 우월성 원칙에 따라 입증했지만, 다른 청구항들이 자명하여 특허 불가능하다는 점은 입증하지 못했다고 판단하여 혼합된 결과를 내렸습니다. 심사위원회가 특허 불가능하다고 판단한 청구항 중 상당수는 늦게 제출된 특허심판 청구에서만 이의가 제기된 것이었습니다. 페이스북은 항소했고, 윈디시티는 심사위원회의 자명성 판단에 대해 맞항소했으며, 페이스북이 새로운 특허심판 청구를 기존 특허심판 청구에 병합하고 병합된 절차에 새로운 청구항을 포함하도록 허용한 심사위원회의 병합 결정에 대해서도 이의를 제기했습니다.

연방항소법원은 특허심판원이 페이스북이 이미 당사자인 절차에 다시 참여하도록 허용한 병합 결정과, 그 병합을 통해 페이스북이 특허권 무효심사(IPR)에 새로운 청구항을 추가하도록 허용한 결정 모두에 오류가 있다고 판결했습니다. 새로운 청구항의 병합이 부적절했기 때문에, 법원은 해당 청구항에 대한 특허심판원의 최종 서면 결정을 파기했습니다. 그러나 연방항소법원은 특허심판원이 기한을 넘겨 제출된 두 건의 청원에 대해 심리할 권한이 없었으므로, 해당 청원들을 특허심판원으로 환송하여 절차 종료가 최종적으로 해결된 것인지 여부를 판단하도록 했습니다.

연방항소법원은 페이스북이 특허심판원의 병합 신청 결정은 심사 대상이 아니라는 주장을 기각하는 것으로 심리를 시작했습니다. 연방항소법원은 특허심판원 § 315(c)의 명확한 문구에 따르면 두 가지 다른 결정이 필요하다고 밝혔습니다. 첫째, 해당 조항은 특허심판원이 병합 신청인의 특허심판원심사 신청이 § 314에 따라 심사 개시를 "권리"하는지 여부를 판단하도록 요구합니다. 연방항소법원은 이 결정에 대해 심사할 수 없으며, 이는 심사 시기의 문제나 신청인이 본안에서 승소할 가능성을 고려하는 것과 무관하다고 판시했습니다.

둘째, 소송 참여를 위해서는 § 315(c)에 따라 국장이 재량권을 행사하여 참여 신청인을 "당사자로 참여시킬지" 여부를 결정해야 합니다. 해당 법령은 참여 결정이 국장에 의해 이루어진다는 점을 명확히 하고 있습니다. 시간 내에 청원이 개시될 만한 가치가 있다는 결정은 IPR 진행 방식에 영향을 미칩니다. 병합 결정은 직관 결정과는 별개이며 후속 결정입니다. § 314(d)의 어떤 조항도, 또는 다른 어떤 법령도 연방 항소법원이 해당 병합 결정을 심사할 관할권을 가진다는 강력한 추정을 뒤집을 수 없습니다.

윈디 시티는 § 315(c)가 동일 당사자 병합을 허용하지 않으며, 새로운 청구항이나 새로운 근거와 같이 특허성에 중요한 새로운 쟁점의 병합도 허용하지 않는다고 주장했습니다. 페이스북은 두 가지 주장 모두에 반박하며, § 315(c)가 동일 당사자 병합을 허용하고 새로운 쟁점의 병합을 금지하지 않는다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 두 가지 주장 모두에 대해 윈디 시티의 손을 들어주었습니다. § 315(c)의 명확하고 모호하지 않은 문구는 동일 당사자 병합을 허용하지 않으며, 새로운 쟁점의 병합도 허용하지 않습니다. 법률 조항부터 살펴보면, § 315(b)는 IPR이 "개시될 수 없는" 시점을 명시하고 있습니다. 35 USC § 315(b). 그러나 § 315(b)에는 시효에 대한 구체적인 예외 조항이 포함되어 있습니다. 그 자체의 조항에 따르면, “[시간 제한은 . . . 하위 조항 (c)에 따른 참여 요청에는 적용되지 않습니다.” 하위 조항 (c)는 당사자 간 심사가 개시된 후, 국장은 재량에 따라 “제311조에 따라 청원을 제출한 사람으로서” “해당 당사자 간 심사의 당사자”로 “어떤 사람이든” “국장이 제314조에 따른 당사자 간 심사 개시를 정당화한다고 판단하는 사람”을 “참여시킬 수 있다”고 규정합니다.

연방항소법원은 § 315(c)의 명확하고 모호하지 않은 의미가 두 절차의 병합을 허용하지 않으며, 특허심판원이 이미 당사자인 사람을 해당 절차에 추가할 권한을 부여하지 않는다고 판시했습니다. 연방항소법원은 또한 특허심판원의 § 315(c) 해석이 해당 조항의 명확한 의미에 위배된다고 판단한 두 번째 이유가 있다고 밝혔습니다. 연방항소법원은 § 315(c)의 문구가 특허심판원이 1) 어떤 사람을 2) 당사자로 3) 이미 개시된 IPR 절차에 추가할 수 있도록 허용하는 것 이상을 의미하지 않는다고 설명했습니다. 이 문구는 추가된 당사자가 새로운 절차에서 제기한 새로운 쟁점을 기존 절차에 가져올 수 있도록 허용하는 것이 아닙니다. § 315(c)는 두 절차를 "병합"하는 것이 아니라, 어떤 사람을 당사자로 추가할 수 있도록 허용하는 것입니다.