발명권은 청구항과는 달리 "밀랍 코"와 같다.
In Egenera, Inc. 대 Cisco Systems, Inc.[2019-2015, 2019-2387] (2020년 8월 28일), 연방 항소법원은 지방 법원의 청구항 해석을 확정했지만 사법적 금반언에 근거하여 미국 특허 제7,231,430호의 무효 판결을 파기하고 추가 절차를 위해 환송했습니다.
청구권 구축 이전에, 도중에 당사자간 심사 절차에서 Egenera는 '430 특허에 등재된 11명의 발명자 중 한 명을 삭제해 달라고 미국 특허청(USPTO)에 별도로 청원했습니다(해당 발명자의 존재로 인해 Egenera는 인용된 선행 기술보다 앞선 발명을 할 수 없었기 때문입니다). 지방법원의 청구항 해석 및 발명자 심리 후, Egenera는 삭제된 발명자가 청구항의 제한 사항 중 하나를 고안한 것으로 밝혀졌기 때문에 삭제된 발명자를 다시 특허에 추가해 줄 것을 지방법원에 요청했습니다. 지방법원은 사법적 금반언 원칙에 따라 Egenera가 해당 발명자를 다시 등재할 수 없다고 판단하고, 모든 발명자를 명시하지 않았다는 이유로 '430 특허가 무효라고 판결했습니다.
특허법은 발명자 목록의 정정을 특허청장에게 청원(35 USC§ 256(a))하거나 법원 명령(§256(b) 참조)에 따라 허용합니다. 또한, 발명자 목록이 정정될 수 있는 경우에는 특허가 무효화되지 않습니다.
연방 항소법원은 판례에 따르면 §256의 "오류"는 의도치 않은 부정확성뿐만 아니라 "정직한 실수와 부정직한 실수를 포함한 모든 종류의 실수"를 포함한다고 지적했습니다. §256은 시정이 가능한 경우 무효화를 방지하기 위한 구제 조항이며, 기만 행위가 발생했을 때 안전장치 역할을 하는 것은 바로 불공정 행위 규칙입니다.
연방 항소법원은 §256이 "오류"의 의미에서 "고의된 행위" 또는 "기만적인 의도"를 배제하지 않는다고 판결했습니다. "오류"는 단순히 발명자 목록을 잘못 기재한 것을 의미합니다.
이 지역 지방 법원은 에게네라가 슐터 씨가 발명자임을 입증하는 재판을 진행한 후에는 슐터 씨의 이름을 특허에 다시 추가하는 것이 사법적으로 금지된다고 결론지었으며, 따라서 부적절한 발명자 자격으로 인해 해당 특허는 무효화되었습니다.
사법적 금반언은 소송 당사자가 이전 법원 절차에서 승소한 입장과 모순되는 소송 입장을 취하는 것을 방지하는 형평법상의 원칙입니다. 이 원칙의 목적은 사법 절차의 공정성을 보호하는 것입니다. 법원은 다음 사항들을 검토합니다.
- 정당의 이전 입장과 이후 입장이 "명백히 모순되는지", 즉 "상호 배타적인지" 여부
- 해당 당사자가 이전 입장을 법원이 받아들이도록 설득하는 데 성공했는지 여부
- 만약 금반언이 적용되지 않는다면 해당 당사자가 "불공정한 이득을 얻거나 상대방에게 불공정한 불이익을 줄 것인지" 여부
발명자 인정은 청구항 해석에 따라 달라지는 복잡한 법적 결론이므로, 청구항 해석이 완료된 후 발명자 인정을 정정하는 것은 모순되지 않는다고 연방 항소법원은 판단했습니다. 따라서 지방법원은 명백히 모순되는 입장의 첫 번째 요건이 충족되었다고 판단한 점에서 오류를 범했습니다.
연방 항소법원은 또한 Egenera가 두 번째 요건을 충족하지 못했다고 판단하여 이전 입장을 받아들였습니다. 연방 항소법원은 미국 특허청(USPTO)이 발명자를 삭제하도록 설득하는 데 어떠한 노력도 필요하지 않았다고 지적했습니다. 마지막으로, 연방 항소법원은 Egenera가 부당한 이점을 얻지 못했다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 지방법원이 각 요소에 관해 법적으로 오류를 범했다고 결론짓고, 사법적 금반언을 적용함으로써 재량권을 남용했다고 판결하며, 지방법원의 무효 판결과 그에 따른 비용 지급 명령을 파기하고 추가 심리를 위해 사건을 환송했습니다.