청구항 수정 사유가 동등성과는 무관하므로, 동등성의 원칙이 적용됩니다.
In 바이오래드 래버러토리스(Bio-Rad Laboratories, Inc.) 대 10X 지노믹스(10X Genomics Inc.) 소송, [2019-2255, 2019-2285] (2020년 8월 3일), 연방 항소법원은 미국 특허 제8,889,083호의 침해 판결과 배심원단의 손해배상액 전액을 확정했으나, 미국 특허 제8,304,193호 및 제8,329,407호의 청구항에 대한 지방법원의 해석을 뒤집고 해당 특허의 침해 판결을 파기했습니다. 연방 항소법원은 10X의 제품이 적절한 청구항 해석에 따라 '407 및 '193 특허를 침해하는지 여부에 대한 새로운 재판을 위해 사건을 환송했습니다.
연방항소법원은 지방법원이 균등론에 따라 청구항이 침해되지 않았다는 주장을 기각한 것이 적절했다고 판단했습니다. 연방항소법원은 균등론의 두 가지 제한 사항, 즉 심사 경력 금반언과 무효화를 지적하면서, 균등물의 범위가 매우 넓어짐에 따라 이러한 제한이 사실상 사라진다고 설명했습니다.
특허 출원인이 특허성 여부와 실질적으로 관련된 이유로 심사 과정에서 청구범위를 좁히는 경우, 심사 이력 금반언이 발생하며, 이는 원래 청구범위와 수정된 청구범위 사이의 영역 내에 있는 모든 등가물을 포기한 것으로 추정하게 합니다.
특허권자가 다음의 심사 이력 금반언 예외 사항 중 하나가 적용됨을 입증할 수 있다면 이러한 추정은 뒤집힐 수 있습니다.
- 해당 개정안의 근거는 문제의 조항과 극히 간접적인 관련성만 있을 뿐입니다.
- 신청 당시에는 그와 동등한 결과를 예측할 수 없었습니다.
- 특허권자가 동등한 것을 설명했을 것이라고 합리적으로 기대할 수 없다는 것을 시사하는 다른 이유가 있었습니다.
지방법원은 문제의 수정 사항이 피고 제품과 간접적으로만 관련되어 있기 때문에 이 사건에는 특허 출원 과정의 금반언 원칙이 적용되지 않는다고 판결했습니다. 법원은 특허 출원 과정에서 발명자들이 자신들의 시스템에 사용된 미세 채널을 운반 유체와 반응하는 불소화된 선행 기술의 미세 채널과 구별하고자 했다고 판단했습니다. 지방법원의 견해로는, 수정 사항의 객관적으로 명백한 이유는 불소화된 미세 채널과 불소화되지 않은 미세 채널을 구별하기 위한 것이었습니다. 지방법원은 10X의 제품과 같이 제품 내에서 아무런 기능도 하지 않고 미세 채널과 반응하지 않는 미량 또는 무시할 수 있을 정도의 불소를 함유한 피고 제품은 균등론에 따른 "비불소화" 요건을 충족할 수 있다고 결론 내렸습니다. 연방 항소법원도 이에 동의하며, 발명자들이 불소로 코팅된 미세 채널을 제출했다는 점을 지적했습니다.목적을 위해 — 포함하는 것은 아닙니다 최소 허용 시스템 내 미세 채널의 기능에 영향을 미치지 않는 양의 불소입니다.
접선성 판단의 핵심은 특허권자가 특허 범위 축소 수정을 한 객관적으로 명백한 이유이며, 이는 심사 이력 기록에서 확인할 수 있어야 합니다. 심사 이력 기록에 따르면 수정 이유는 운반 유체와 반응하는 미세 채널을 구별하기 위한 것이었습니다. 따라서 심사 이력은 적용되지 않습니다.
무효화와 관련하여 연방 항소법원은 무효화는 균등론 적용을 배제하는 예외 또는 임계 결정이 아니라, 제시된 증거와 주장된 균등성 이론에 근거하여 균등성이 없다는 법적 결론이라고 설명했습니다. 항소심에서 10X는 "불소 처리된" 것과 "불소 처리되지 않은" 것이 "정반대"이며, 불소 처리된 마이크로채널은 불소 처리되지 않은 마이크로채널의 "정반대"이기 때문에 Bio-Rad에 균등론이 적용될 수 없다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 표면적으로는 그럴듯해 보이지만, 이 주장은 최소한의 검토조차 통과하지 못한다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 적절한 판단 기준은 합리적인 배심원이 미량의 불소가 함유된 마이크로채널이 불소가 함유되지 않은 마이크로채널과 동일한 기능을 동일한 방식으로 수행하고 동일한 결과를 달성한다고 판단할 수 있는지 여부라고 밝혔습니다. 재판에서 제시된 증거(전문가 증언 포함)를 바탕으로 연방 항소법원은 지방법원이 합리적인 배심원이 0.02% 키나르(Kynar)를 함유한 마이크로채널이 불소가 함유되지 않은 마이크로채널과 실질적으로 차이가 없다고 판단할 수 있다는 결론을 내린 것이 옳다고 판단했습니다.
'407 및 '193 특허 침해와 관련하여 쟁점은 청구항 서문이 제한 사항에 해당하는지 여부였습니다. 10X는 지방법원이 서문의 일부를 청구항 제한 사항이 아닌 것으로 잘못 판단했다고 주장했고, 연방 항소법원도 이에 동의했습니다. 연방 항소법원은 다음과 같은 점을 인정했습니다. TomTom, Inc. 대 Adolph(790 F.3d 1315, 1324 (Fed. Cir. 2015))에서 연방항소법원은 서문의 일부는 청구항 제한에 해당하지만, 청구항 제한의 다른 부분은 그렇지 않다고 판단했습니다. 연방항소법원은 결정적으로, 이와는 달리 탐 탐이 사건의 서문은 두 부분으로 깔끔하게 구분될 수 없습니다. 연방 항소법원은 서문의 일부가 청구항 본문의 용어 사용에 대한 선행 근거를 제공한다는 점은 올바르게 판단했지만, 이러한 제한적인 용어들을 서문의 나머지 부분과 분리하여 읽을 수 있다는 점에는 동의하지 않았습니다. 문제의 서문에서 선행 근거로 사용된 문구는 서문의 나머지 부분과 밀접하게 연관되어 있었습니다. 따라서 연방 항소법원은 침해 판결을 파기하고, 올바르고 더 좁은 해석에 따라 침해 여부를 다시 판단하도록 사건을 환송했습니다.