기관의 결정은 확정된 것이 아니며, 최종 서면 결정은 다를 수 있습니다.

In FanDuel, Inc. 대 Interactive Games LLC[2019-1393](2020년 7월 29일) 사건에서 연방 항소법원은 FanDuel이 주장된 선행 기술을 고려할 때 미국 특허 제8,771,058호의 청구항 6이 자명하다는 것을 입증하지 못했다는 특허심판원(PTAB)의 결정을 확정했습니다. FanDuel은 심판원이 해당 근거로 심사를 개시한 후 최종 서면 결정에서 "새로운 이론", 즉 Walker, Carter 및 슬롯 페이아웃 웹페이지의 조합이 청구된 조합을 공개하지 않는다는 이론을 채택함으로써 행정절차법(APA)을 위반했다고 주장했습니다.

연방 항소법원은 행정절차법(APA) 및 적법절차 준수와 관련하여 가장 중요한 질문은 특허권자가 해당 심리에서 고려되고 최종적으로 결정될 쟁점에 대해 적절한 통지를 받았는지 여부라고 밝혔습니다. 또한 연방 항소법원은 팬듀엘(FanDuel) 측이 특허심판원이 팬듀엘의 청원서에 제기된 명백성 주장을 심리하고 기각할 수 있다는 사실을 충분히 고지받지 못했다고 지적했습니다.

더욱이, 연방항소법원은 특허심판원이 이 사건에서 이론을 변경한 근거를 전혀 파악하지 못했습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 개시 결정에서 FanDuel이 청구항 6에 ​​대한 명백성 이의 제기에서 승소할 가능성이 상당하다고 판단한 것은, 비록 하나의 참고문헌이 선행기술로서 논란의 여지가 있음에도 불구하고, 세 참고문헌의 궁극적인 의미에 대한 입장을 채택한 것이 아니라고 밝혔습니다. 또한 연방항소법원은 특허심판원이 개시 결정에서 FanDuel의 주장을 지지하는 어떤 내용도 언급하지 않았으므로, 나중에 이러한 주장을 기각하는 것이 이론의 변경에 해당한다고 볼 수 없다고 판시했습니다.

연방항소법원은 특허심판원이 자명성 문제로 특허 무효 심판(IPR)을 개시한 후, 최종적으로 청구인이 문제의 청구항이 자명하다는 것을 입증할 충분한 증거를 제시하지 못했다고 판단한 것 자체에 본질적인 모순은 없다고 판시했습니다. 연방항소법원은 이러한 일이 빈번하게 발생하며, 이로 인해 심판원이 "추가적인 기록 검토 후 초기 판단이 잘못되었다고 확신하게 되면 본안에 대한 견해를 바꾸도록" 유도되었다고 지적했습니다.

연방 항소법원은 또한 특허권자가 참고문헌의 내용에 대한 반박 증거를 제시하지 못한 것이 특허심판원이 해당 참고문헌이 기술 분야 숙련자에게 무엇을 가르치거나 시사하는지 판단하는 데 제한을 준다는 FanDuel의 주장을 기각했습니다. 연방 항소법원은 청구인은 항상 특허 무효를 입증할 책임이 있으며, 특허권자는 답변서를 제출할 의무조차 없으므로, 특허권자의 답변서만으로는 특허심판원이 최종 서면 결정에서 다룰 수 있는 문제의 범위를 규정할 수 없다고 지적했습니다.

연방 항소법원은 팬듀엘이 이의신청서를 제출한 순간부터 심사위원회가 해당 참고문헌들이 팬듀엘이 주장하는 내용을 가르치는지 여부를 결정할 것이라는 사실을 팬듀엘이 인지하게 되었다고 결론지었습니다. 심사위원회는 최종적으로 바로 그러한 결정을 내렸습니다. 이러한 결정으로 인해 행정절차법(APA) 위반이 발생하는 것은 아닙니다. 이 사건에서 심사위원회가 새롭게 제시한 이론은 팬듀엘이 이의신청서에서 제시한 주장과 증거에 대한 단순한 평가에 불과했습니다.

실질적인 문제에 있어서 연방 항소법원은 FanDuel이 청구항 6이 자명하다는 것을 입증하지 못했다는 특허심판원의 판단에 동의했습니다.