명백한 합의가 콘돔 회사를 공격으로부터 보호하지 못했습니다.
In Australian Therapeutic Supplies Pty. Ltd. 대 Naked TM, LLC, [2019-1567] (2020년 7월 27일), 연방 순회 법원은 콘돔용 상표 NAKED에 대한 Naked의 미국 등록 번호 3,325,577을 취소해 달라는 Australian의 청원을 기각한 TTAB의 결정을 뒤집고 환송했습니다.
심사위원회는 공식적인 서면 계약은 없었지만, 당사자들이 이메일 통신을 통해 비공식적인 합의를 맺었다고 판단했습니다. 오스트레일리안(Australian)은 미국에서 미등록 상표를 사용하거나 등록하지 않기로 합의했고, 네이키드(Naked)는 미국에서 NAKED 상표를 사용하고 등록할 수 있게 되었습니다. 심사위원회는 오스트레일리안이 네이키드에게 오스트레일리안이 콘돔과 관련하여 미국 내 NAKED 상표에 대한 권리를 포기했다고 합리적으로 믿게 만들었다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 위원회가 15 USC § 1064에 따른 취소 소송 제기 요건을 15 USC § 1064에 따른 소송 제기 자격이라는 법적 근거가 아닌 "소송 자격"이라는 관점에서 논의했다고 밝히고 검토를 진행했습니다. 드 노보 호주인이 제1064조에 따라 법정 소송을 제기할 자격이 있는지 여부. 제1064조는 청구인이 등록상표로 인해 "손해를 입었거나 입을 것이라고 믿는 경우" 등록상표의 취소를 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다.
연방 항소법원은 호주가 상표권 심사위원회의 1064조에 따른 소송 제기 요건으로 미등록 상표에 대한 소유권을 입증해야 한다는 요구가 잘못되었다고 판단했습니다. 1064조나 연방 항소법원의 판례 모두 청구인이 위원회에 소송을 제기하기 위해 자신의 상표에 대한 소유권을 보유해야 한다고 요구하지 않습니다. 예를 들어, 무역 협회는 상표에 대한 소유권이 없더라도 상표 등록에 이의를 제기할 수 있습니다.
연방 항소법원은 상표심판원이 Australian사가 미등록 상표를 사용하고 등록할 권리를 포기하는 계약을 체결했다고 판단했지만, 상표 사용권을 포기하는 계약 자체가 청구인이 상표심판원에 상표권 이의를 제기하는 것을 막지는 않는다고 밝혔습니다. 연방 항소법원은 계약으로 인해 Australian사가 실제 손해를 입증하지 못할 수도 있지만, 상표법 제1064조는 손해가 발생했다는 믿음만 요구한다고 지적했습니다.
연방 항소법원은 상표 취소 소송에서 청구인이 소송에 대한 실질적인 이해관계와 손해 발생 가능성에 대한 믿음을 입증하기 위해 자신의 상표에 대한 소유권을 증명해야 한다는 것을 § 1064나 그 판례가 요구하지 않는다고 결론지었습니다.
실질적인 이해관계 및 손해에 대한 합리적인 믿음의 문제에 관해 연방 항소법원은 청구인의 상표 등록 신청이 문제의 상표와의 혼동 가능성을 이유로 거부되었거나 청구인이 문제의 상표가 부착된 제품을 제조 및 판매하는 경우에 그러한 이해관계가 존재한다고 판시했습니다.
연방 항소법원은 Australian사가 미등록 상표 등록 신청을 두 차례 제출했고, 미국 특허청(USPTO)이 Naked사의 등록 상표와의 혼동 가능성을 이유로 두 신청 모두 등록을 거부했기 때문에 해당 소송에 실질적인 이해관계가 있다고 판단했습니다. Australian사의 등록 신청, USPTO의 등록 거부, 그리고 USPTO의 심사 정지는 Australian Therapeutic사가 상표법 제1064조의 법적 요건을 충족한다는 결론을 뒷받침합니다.
네이키드는 호주 측이 첫 번째 신청을 포기했고 두 번째 신청은 소송 제기 후 자격을 입증하려는 무익한 시도였기 때문에 호주 측의 신청이 § 1064에 따른 소송 사유를 뒷받침하지 못한다고 주장했습니다. 네이키드는 또한 "계류 중인 신청을 단순히 소유하고 있다는 사실만으로는 다른 신청에 이의를 제기할 자격이 부여되지 않는다"고 주장했습니다.
연방 항소법원은 이러한 주장을 받아들이지 않았습니다. 연방 항소법원은 상표권자가 소송을 포기한다고 해서 상표에 대한 권리를 포기하는 것은 아니라고 지적했습니다. 또한, 호주 기업의 미국 내 광고 및 판매 활동은 실질적인 이해관계와 손해에 대한 합리적인 믿음을 입증한다고 언급했습니다.
네이키드는 호주의 마케팅 및 광고 활동이 "고립적이고", "제한적이며", "충분하지 않다"는 이유로 호주의 상업 활동의 충분성에 이의를 제기했습니다.최소 허용"그리고 매출은 '간헐적'이고 '명목상'입니다." 연방 항소법원은 그러나 1064조가 상업 활동의 최소 기준을 부과하지 않으며, 그 기준을 정의하는 것을 거부했습니다.
연방 항소법원은 심사위원회에 제출된 사실에 근거하여 Australian사가 상표 취소 절차에 실질적인 이해관계를 갖고 있었고 손해 발생에 대한 합리적인 믿음을 가지고 있었으므로 등록 상표 취소를 청구하기 위한 법적 요건을 충족했다고 결론지었습니다.