특허심판원(PTAB)은 특허 무효 심판(IPR)에서 수정된 청구항을 검토할 때 제102조 및 제103조에만 국한되지 않습니다.

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연방 항소법원은 특허심판원이 특허 무효 심판에서 수정 또는 대체 청구항을 심사할 때 제101조를 고려할 수 있다고 결론지었습니다(그리고 제112조도 마찬가지일 것입니다).

Uniloc 2017 LLC 대 Hulu, LLC 소송:

In Uniloc 2017 LLC 대 Hulu, LLC, [2019-1686] (2020년 7월 22일) 연방 항소법원은 PTAB가 Uniloc 2017의 수정 신청을 거부한 것을 확정했습니다. 이는 대체 청구항이 35 USC 101에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유에 근거합니다.

특허권자 심사(IPR) 중에 특허권자는 이의가 제기된 특허 청구항을 취소하고 각 청구항에 대해 적절한 수의 대체 청구항을 제안하는 특허 수정 신청을 한 번 제출할 수 있습니다. § 316(d)(1). IPR이 종료되면 특허청장은 새로운 청구항 또는 수정된 청구항을 포함하는 증명서를 발급합니다. 특허 가능한 것으로 결정됨 특허에 포함됨. § 318(b).

특허심판원(PTAB)은 최종 서면 결정에서 문제의 원래 청구항이 특허 불가능한 이유를 설명하는 것 외에도, Hulu가 대체 청구항이 35 USC § 101에 따른 비법정적 대상에 해당한다는 것을 증거의 우월성으로 입증했다고 결론짓고 Uniloc의 청구항 수정 신청을 기각했습니다.

특허심판원(PTAB)이 수정 신청을 거부한 유일한 이유는 자격 미달이었습니다.

해당 사건이 무효라는 주장을 기각하면서 연방 항소법원은 특허심판원(PTAB)이 제안된 대체 청구항에 대한 § 101 적격성을 심사할 권한이 있는지 여부를 검토했고, PTAB가 법률에 따라 Uniloc의 제안된 대체 청구항에 대한 § 101 적격성을 평가하고, 청구항이 적격하지 않다고 판단하여 수정 신청을 기각할 권한이 있다고 결론지었습니다.

Uniloc은 특허심판원(PTAB)이 특허심판원(PTAB)의 대체 청구항 심사 범위가 특허법 제311조(b)항에 규정된 선행 발명 또는 자명성으로 제한된다고 주장했습니다. 그러나 연방항소법원은 특허심판원(PTAB)이 특허법 제311조(b)항에 의해 대체 청구항 심사 범위가 제한되지 않는다는 결론을 내린 것이 옳다고 판단했습니다.
지적재산권(IPR)과 관련하여, 해당 기관은 제101조의 적격성을 고려할 수 있습니다.

연방 항소 법원은 이러한 결정이 IPR 법령의 텍스트, 구조 및 역사에 의해 뒷받침된다고 말했는데, 이는 PTAB가 § 311(b)에 제공된 근거보다 더 광범위하게 제안된 대체 청구항을 검토할 수 있도록 허용하려는 의회의 명확한 의도를 나타냅니다.

연방 항소법원은 IPR 법령이 특허심판원(PTAB)에게 제안된 대체 청구항의 "특허성"을 판단하도록 명백하고 반복적으로 요구하고 있다고 판시했습니다. 연방 항소법원은 의회가 제311조를 통해 특허심판원의 대체 청구항 심사 범위를 제102조 및 제103조에 따른 선행 발명 및 자명성 여부로 제한하려는 의도가 없었다고 판단했습니다. 왜냐하면 제311조는 기존 특허 청구항에 대한 심사에 한정되며, 제안된 청구항에는 적용되지 않기 때문입니다. 연방 항소법원은 IPR 법령의 구조와 입법 연혁이 이러한 결론을 뒷받침한다고 밝혔습니다. 제311조는 절차의 청원 단계에 적용되는 것이지, 제316조와 같은 별도의 심사 단계 조항에 적용되는 것이 아니기 때문입니다. 마지막으로, 연방 항소법원은 IPR 법령의 입법 연혁에서도 이러한 결론을 뒷받침하는 근거를 찾았습니다.