심사위원회는 실질적인 결정을 내리기 전에 명백한 청구 오류를 수정해야 합니다.

In 핏빗 주식회사 대 발렌셀 주식회사[2019-1048](2020년 7월 8일), 연방 순회 법원은 생리학 및 동작 관련 정보를 포함하는 데이터 출력을 생성하는 방법에 관한 미국 특허 제8,923,941호의 청구항 3~5가 특허 불가능한 것이 아니라는 PTAB의 결정을 취소했습니다.

심사위원회는 핏빗이 제안한 "애플리케이션별 인터페이스(API)"라는 용어의 해석을 거부했다는 이유만으로 청구항 3의 특허 가능성이 없다고 판단하지 않았습니다. 심사위원회는 청구항 3의 명백성 주장에 대한 특허 가능성은 검토하지 않았습니다.

연방 항소법원은 특허심판원의 해석에 동의하며 핏빗의 보다 광범위한 해석을 기각했습니다. 그러나 연방 항소법원은 애플리케이션별 인터페이스와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 차이가 중요하지 않을 수도 있다고 지적했습니다.

심사위원회는 청구항 3의 특허성 여부를 주장된 명백성 근거에 따라 검토하지 않았습니다. 심사위원회는 Fitbit의 "애플리케이션별 인터페이스(API)" 의미에 대한 입장을 기각함으로써 특허성 심사가 종료되었다고 판단했으며, 최종 서면 결정에서 청구항 3이 특허 불가능한 것은 아니라고 판결했습니다.

연방항소법원은 특허심판원이 핏비트의 청구항 해석을 채택하지 않았다는 이유만으로 특허 가능성 여부를 결정한 것은 잘못이라고 판결했습니다. 주장된 명백성 근거에 대한 판단 없이 최종 서면 결정으로 청구항 3을 "특허 불가능하지 않다"고 판단한 것은 부적절합니다.

청구항 4와 5에 관하여, 심사위원회는 최종 서면 결정에서 "출원"이라는 용어에 선행 근거가 부족하여 청구항의 의미를 판단할 수 없다는 이유로 청구항 4와 5가 특허 불가능한 것은 아니라고 판단했습니다. 심사위원회는 증거와 주장이 제시된 인용된 선행 기술 문헌을 적용하지 않고, 대신 청구항의 의미가 "추측적"이라고 명시했습니다.

양측은 선행 근거 부족이 청구항 번호 재지정 오류에서 비롯되었으며, 특허심판원이 이를 정정하지 않았다는 점에 동의했습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 청구항의 의도된 의미가 "합리적인 논쟁의 여지가 있다"고 명시했지만, 본안에서는 논쟁의 여지가 없다고 판단했습니다. 오히려 본 소송의 당사자들은 오류 및 그 정정에 대해 의견 일치를 보였습니다. 특허심판원은 당사자들의 일관된 입장을 받아들이지 않고 청구항 4가 청구항 3에 의존한다는 오류를 정정하지 않은 점에서 오류를 범했습니다. 이러한 정정이 이루어지면 "본 응용"에 대한 선행 근거 부족을 이유로 한 청구항 4 및 5의 거절 사유가 사라집니다.

연방 항소법원은 특허청이 이 오류를 특허성 여부에 대한 최종 서면 결정의 근거로 삼은 것은 합리적인 해결책이 아니며, 특허성 문제를 해결해야 하는 특허청의 임무와도 부합하지 않는다고 결론 내렸습니다.

연방항소법원은 이전에도 청구항 해석이 어려운 경우에도 특허심판원(PTAB)이 결정을 내리도록 압박해 왔습니다. 이번 사건에서 법원은 한 걸음 더 나아가 특허심판원이 본안에 대한 결정을 회피하는 대신 청구항의 명백한 결함을 수정하도록 요구했습니다.