In Firebug LLC의 신발 회사 대 Stride Rite Children's Group 소송[2019-1622, 2019-1623] (2020년 6월 25일), 연방 항소 법원은 신발용 조명 시스템에 관한 미국 특허 제8,992,038호 및 제9,301,574호의 문제된 청구항이 자명하다는 PTAB의 결정을 확정했습니다.
이 사건에서 가장 흥미로운 부분은 결과에는 아무런 영향을 미치지 않았지만, 서문이 청구 범위를 제한하는 경우와 그렇지 않은 경우였습니다. 서문은 청구의 필수적인 구조나 단계를 명시하거나, 청구에 생명력과 의미, 활력을 부여하는 데 필요한 경우 청구를 제한합니다.
반대로 서문은 다음과 같습니다. 지원 특허권자가 청구항 본문에서 구조적으로 완전한 발명을 정의하고 서문에서는 발명의 목적 또는 의도된 용도만을 명시하는 경우를 제한합니다.

'038 특허의 청구항 1 본문은 구조적으로 완전한 발명을 기술하고 있으므로, 서문에 언급된 "내부 발광 섬유 신발"은 단지 의도된 목적일 뿐 청구항을 제한하는 것은 아닙니다. '038 특허의 청구항 1과 달리, '574 특허의 청구항 1은 청구항 본문에서 "신발"이라는 용어를 다시 도입하지 않고, 대신 서문에 도입된 "신발"이라는 용어를 "선례적 근거"로 삼고 있습니다.
하지만 이는 아무런 차이를 만들지 않습니다. 심사위원회는 서문을 제한적인 것으로 해석하지 않았지만, 선행 특허는 "신발의 빛을 확산시키고 내부에서 조명하는 부분에 직조된 다공성 소재를 사용하는 것을 제안"하므로 두 특허의 청구항은 자명합니다.
테이크 아웃 :
표현의 작은 차이가 해석에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 서문을 제한 사항으로 포함할지 여부를 결정하고, 그에 따라 신청서와 명세서를 작성하십시오.



