특허청의 조치가 실망스러웠더라도, 출원인은 최종 기관 조치에 대해서만 항소할 수 있습니다.

In 오디세이 로지스틱스 앤 테크놀로지 코퍼레이션 대 이안쿠[2019-1066](2020년 5월 22일), 연방 항소 법원은 신청 번호 11/005,678 및 11/465,603에 대한 이의 제기가 최종적이지 않은 행정 조치와 관련된 것이며 실무 규칙 개정에 대한 이의 제기는 §2401에 의해 금지된다는 지방 법원의 결정을 확정했습니다.

오디세이가 우승한 후 Ex Parte '678 출원에 대한 항소에서 미국 특허청(USPTO)은 심사위원회가 35 USC 102(e) 조항을 잘못 적용했다는 이유로 재심 요청을 제기했습니다. 이에 오디세이는 재심 절차에 대한 이의 신청을 제출했고, 해당 신청이 기각되자 재심 요청을 했습니다. 오디세이는 결국 "이의를 제기하며" 본안에 대한 몇 가지 주장을 제기했지만, 심사위원회의 결정을 기다리지 않고 버지니아 동부 지방법원에 재심 요청에 대한 이의를 제기했습니다.

오디세이는 '603 출원에 대한 심사관의 거절 결정에 대해 이의를 제기했습니다. 심사관의 답변서에 새로운 거절 사유가 포함되어 있다고 판단한 오디세이는 기술센터 소장에게 답변서의 특정 부분을 새로운 거절 사유로 지정해 줄 것을 요청하는 청원서를 제출했습니다. 오디세이는 심사관의 답변서에 대한 반박서를 제출하고 특허심판원이 답변서의 특정 부분을 부적절하다고 판단하여 삭제할지 여부를 기다리는 대신, 버지니아 동부 지방법원에 청원서 기각 결정에 대한 이의를 제기했습니다.

지방법원은 오디세이가 위원회에서 아직 최종 결정되지 않은 조치에 대해 이의를 제기했기 때문에 처음 두 건의 이의 제기를 기각했습니다. 위원회는 오디세이에게 적절한 구제책을 제공할 수 있었고, 그렇지 않을 경우 오디세이는 미국 연방 법률 35 USC §§ 141 또는 145에 따라 항소할 수 있는 법적 구제책이 있었습니다.

세 번째 문제는 특허청이 2011년에 개정한 실무 규칙에 관한 것이었습니다. Ex Parte 항소. 지방 법원은 28 USC § 2401이 해당 청구를 금지한다고 판결하며 세 번째 이의 제기를 기각했습니다.

첫 번째 이의 제기와 관련하여 연방 항소법원은 특허심판원이 재심 결정을 내릴 때까지 특허청(PTO)의 결정 절차가 완료되지 않았으며, '678 특허에 대한 오디세이의 권리와 의무가 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 특허청의 최종 조치가 없는 한, 행정절차법(APA)에 따라 오디세이는 사법 심사를 받을 권리가 없습니다.

두 번째 쟁점에 관하여 연방 항소법원은 오디세이의 새로운 사유 지정 신청 기각은 최종적인 행정 조치가 아니라고 판시했습니다. 그 이유는 기각 결정이 어떠한 권리나 의무를 확정하거나 법적 결과를 초래하지 않았기 때문입니다. 연방 항소법원은 심사위원회가 오디세이의 답변서가 37 CFR § 41.41에 따라 허용된 답변서의 범위를 초과했다는 이유로 해당 주장을 고려하지 않기로 결정할 때까지, 오디세이의 새로운 사유 지정 신청 기각은 어떠한 권리도 확정하거나 법적 결과를 초래하지 않았다고 판단했습니다. 따라서 지방법원이 최종성이 부족하다는 이유로 제2항을 기각한 것은 정당합니다.

세 번째 쟁점에 관하여 연방 항소법원은 지방법원의 결정이 의심할 여지 없이 옳다고 판단했습니다. 문제의 규칙은 2011년 11월 22일 연방 관보에 게재되었고, 오디세이는 그로부터 6년 이상 지난 2018년 1월 23일에 규칙 자체에 대한 이의를 제기했습니다. 따라서 이의 제기는 미국 연방법 28 USC § 2401에 따라 금지됩니다.