연방 항소법원, 특허심판원에 지시: 특허 무효 심판(IPR)에서 특허 청구항 해석에 더욱 심혈을 기울여라

In 코클리어 본 앵커드 솔루션즈 AB, 대 오티콘 메디컬 AB[2019-1105, 2019-1106](2020년 5월 15일), 연방 항소 법원은 미국 특허 제7,043,040호의 청구항 4-6 및 11-12가 특허 불가능하고 청구항 7-9는 특허 불가능하지 않다는 PTAB의 결정을 확정하고 청구항 10이 특허 불가능하지 않다는 결정을 파기하고 환송했습니다.

코클리어는 청구항 4~6 및 11~12와 관련하여 서문에 명시된 "편측성 난청 재활을 위한"이라는 문구가 청구항의 제한으로 간주되어야 한다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 일반적으로 서문이 발명의 필수적인 구조나 단계를 명시하거나 청구항에 생명력, 의미 및 활력을 부여하는 데 필요한 경우 발명을 제한한다고 지적했습니다. 그러나 단순히 청구된 발명의 이점이나 특징을 찬양하는 서문 문구는 해당 이점이나 특징이 특허 가능한 중요한 요소라는 점을 명확히 입증하지 않는 한 청구항의 범위를 제한하지 않습니다. 

특허권자가 청구항 본문에서 구조적으로 완전한 발명을 정의하고 서문에서 발명의 목적 또는 의도된 용도만을 명시하는 경우, 서문은 발명을 제한하는 요소가 되지 않습니다. 연방 항소법원은 서문이 청구된 보청기의 의도된 용도에 대한 단순한 진술일 뿐이며, 청구된 장치의 구조를 구체적으로 명시하지 않았다고 결론지었습니다.

더욱이, 이러한 용도 자체는 청구된 발명의 독창적이거나 특허 가능한 차별적 측면이 아닙니다. 왜냐하면 "편측성 난청 재활"은 기존 기술의 골전도 보청기의 통상적인 용도였기 때문입니다. 또한, 청구항 본문에는 보청기의 구조에 대한 설명만 포함되어 있으며, 서문에는 추가적인 구조에 대한 설명이 제공되지 않습니다.

청구항 4~5와 관련하여 코클리어는 특허심판원이 "특정하게 적응된"이라는 표현이 통상적인 의미를 가진다고 결론 내린 것이 잘못이라고 주장했습니다. 연방항소법원은 이 주장을 기각하면서, 코클리어가 해당 표현이 보청기 설계자 또는 제조업체의 특정한 의도나 목적을 요구한다고 주장하는 것은 잘못된 것이라고 지적했습니다. 연방항소법원은 청구항 용어 "적응된"은 일반적으로 명시된 기능을 수행하도록 "제작된", "설계된" 또는 "구성된"을 의미하며, 해당 문구의 해석에 주관적인 요소를 도입하지 않는다고 판시했습니다. 코클리어가 구성의 객관적인 특성을 주장하는 것은 특허심판원의 통상적인 의미 해석이 지나치게 광범위하다는 것을 입증하지 못했습니다.

청구항 7~10과 관련하여, 심사위원회는 해당 청구항들이 수단-기능 요소를 포함하고 있기 때문에 선행 기술 분석을 수행할 수 없다고 판단했습니다. 연방 항소법원은 심사위원회가 청구항 7~9에 대해서는 오류를 범하지 않았지만, 청구항 10에 대해서는 오류를 범했다고 판결했습니다.

연방 항소법원은 청구항 10이 결정적인 측면에서 다르다고 판결했습니다. 즉, 청구항 10에는 다음 내용이 포함되어 있지 않습니다. 필수 수단-기능 형태의 청구항 요소. 청구항 10은 “적어도 하나의 지향성 의존형 마이크를 포함하는 지향성 수단 및/”을 명시한다.or 전자 회로 내의 신호 처리 수단." 따라서 청구항 10은 다른 수단-기능 청구항들과 달리, 신호 처리 수단에 대한 독립적인 대안, 즉 지향성 의존형 마이크로폰을 기술하고 있으며, 이는 청구된 지향성 수단을 수행하기 위한 명확한 구조이다.

심사위원회는 청구항에 신호 처리 수단 대안들이 존재한다는 사실에 전적으로 의존하여 선행 기술 분석이 불가능하다고 판단했는데, 이는 오류입니다. 청구항 10이 불명확하다고 하더라도, 그러한 결론은 청구항의 대안 중 하나가 선행 기술에 의해 예상되었는지 또는 주장된 근거에 따라 자명한 것인지를 판단하기 위해 선행 기술과 비교하는 것이 불가능하다는 것을 의미하지는 않습니다.