연방 항소법원, 분필 연필 보호 조치 폐지
In Lanard Toys Limited 대 Dolgencorp LLC, [2019-1781](2020년 5월 14일), 연방 항소법원은 Lanard의 미국 특허 번호 D671167 침해, 저작권 등록 번호 VA 1-794-458 침해, 상표 외관 침해 및 법률 및 관습법상 불공정 경쟁에 대한 청구와 관련하여 피고에 대한 요약 판결을 확정했습니다.
피고는 자사 제품을 설계할 때 라나드 분필 연필을 "참고 샘플"로 사용했습니다.
라나드는 다음과 같은 이유로 소송을 당했습니다:
- 저작권 침해
- 디자인 특허 침해
- 상표 외관 침해
- 연방법 및 주법에 따른 법정 및 관습법상 불공정 경쟁.
모든 청구에 대한 약식 판결 신청에 대해 지방 법원은 피고의 신청을 인용하여 피고의 제품이 D167 특허를 침해하지 않고, '458 저작권은 무효이며 Ja-Ru의 제품에 의해 침해되지 않고, Ja-Ru의 제품이 Lanard의 트레이드 드레스를 침해하지 않으며, Lanard의 불공정 경쟁 청구는 다른 청구가 기각되었으므로 기각된다고 판결했습니다.
디자인 특허 침해 여부를 판단하는 것은 두 부분으로 이루어진 테스트입니다.
- 법원은 먼저 청구의 의미와 범위를 결정하기 위해 청구 내용을 해석합니다.
- 그런 다음 사실 판단자는 적절하게 해석된 청구항과 피고의 설계를 비교합니다.
특허받은 디자인과 문제의 디자인을 비교할 때, "일반 관찰자" 기준이 적용됩니다. 즉일반적인 관찰자가 구매자가 일반적으로 기울이는 주의를 기울여 두 디자인이 실질적으로 동일하다고 판단하고, 그 유사성으로 인해 관찰자가 하나를 다른 것으로 착각하여 구매하게 될 경우 특허 침해가 성립합니다. 침해 분석은 문제의 제품을 특허받은 디자인과 비교해야 하며, 상업적 구현물과 비교해서는 안 됩니다.
항소심에서 라나드는 첫째, 지방법원이 기능성과 신규성 부족을 이유로 디자인 요소들을 배제한 청구항 해석에 오류를 범했다고 주장했습니다. 둘째, 라나드는 법원이 전체 디자인을 비교하는 대신 요소별로 비교함으로써 침해 여부를 분석한 데 오류를 범했다고 주장했습니다. 셋째, 라나드는 법원이 침해 여부를 판단하는 데 있어 이미 폐기된 "신규성 기준"을 사용했다고 주장했습니다.
연방 항소법원은 디자인에 기능적 요소와 비기능적 요소가 모두 포함된 경우, 특허에 나타난 디자인의 비기능적 측면을 식별하기 위해 청구항의 범위를 해석해야 한다고 밝혔으며, 지방법원이 청구항 해석 지침을 "정확하게" 따랐다고 판단했습니다.
법원은 보호 대상의 범위를 명확히 하기 위해 디자인의 기능적 특징과 필기구 전체의 기능적 목적, 특히 "원뿔형으로 가늘어지는 부분", "길쭉한 몸체", "뚜껑 고리", "지우개", "필기구로서의 디자인의 기능적 목적", "디자인의 전반적인 두께", "가늘어지는 끝부분의 원형 구멍" 등의 비율을 고려했습니다. 지방법원은 각 기능 요소의 장식적 측면, 즉 "지우개의 원기둥 모양, 뚜껑 고리의 특유의 홈 모양, 원뿔형 부분의 매끄러운 표면과 직선형 테이퍼, 그리고 이러한 요소들의 서로에 대한 특정한 비례적 크기"를 세심하게 인정했습니다.
연방 항소법원은 지방법원이 "청구된 디자인의 다양한 특징들이 피고 디자인 및 선행 기술과 어떻게 관련되는지 지적하는 것이 도움이 된다"는 지침을 고려했고, D167 특허 명세서에 심사관이 인용한 수많은 선행 기술 문헌과 피고가 제시한 다른 디자인들을 모두 고려했는데, 이 모든 디자인들은 연필의 모양과 디자인에 관한 것이었다고 지적했습니다. 따라서 지방법원은 "라나드의 디자인의 전체적인 외관은 여러 요소들의 정확한 비율, 페룰의 크기와 장식, 그리고 원뿔형으로 가늘어지는 끝부분의 특정한 크기와 모양에서만 이러한 선행 기술과 구별된다"는 점을 인정했습니다.
이 과정에서 지방 법원은 Lanard가 특허 청구항의 해석에 "디자인의 분필 홀더 기능"을 도입하여 자사 특허를 선행 기술과 구별하려는 시도를 구체화하고 기각했습니다.
연방 항소법원은 라나드의 문제는 디자인 유사성이 기능적이거나 선행 기술에서 이미 확립된 디자인 측면에서 비롯된다는 점에 있다고 지적했다고 밝혔습니다. 지방법원은 "일반적인 관찰자는 청구된 디자인의 선행 기술과 다른 측면에 주목하게 될 것이며, 이로 인해 특허 디자인과 문제의 디자인 간의 차이점이 쉽게 드러날 것"이라고 판단했습니다.
제출된 증거를 바탕으로 지방법원은 일반적인 관찰자가 선행 기술을 고려할 때 문제의 디자인이 특허 디자인과 동일하다고 믿을 것이라고 합리적인 사실 판단자가 판단할 수 없다고 결론 내렸습니다.
연방 항소법원은 라나드 측이 제기한, 지방법원이 전체적인 디자인과 외관을 비교하는 대신 요소별 비교를 했다는 주장을 기각했습니다. 연방 항소법원은 "일반 관찰자" 기준이 요소별 비교는 아니지만, 디자인이 기능적 측면과 장식적 측면을 모두 가질 수 있고 실제로 그러한 경우가 많다는 현실을 무시하는 것은 아니라고 지적했습니다. "일반 관찰자" 기준에 따라 법원은 장식적 특징을 고려하고 그것이 전체 디자인에 미치는 영향을 분석해야 하며, 연방 항소법원은 지방법원이 바로 그러한 판단을 내렸다고 밝혔습니다. 즉, 특허의 전체 디자인과 피고 제품의 전체 디자인을 비교할 때, 법원은 각 요소의 장식적 차이가 일반 관찰자가 전체 디자인을 인식하는 방식에 어떤 영향을 미칠지 고려했다는 것입니다.
지방법원은 분석의 초점을 올바른 맥락, 즉 장식적 차이가 전체 디자인에 미치는 영향에 맞추고 "특허받은 디자인과 문제의 디자인 간의 차이가 더욱 중요한 의미를 갖게 된다"고 결론지었습니다.
연방항소법원은 또한 라나드가 주장한, 법원이 침해 분석에서 "신규성" 테스트를 다시 도입했다는 주장에 동의하지 않았습니다. 연방항소법원은 "신규성" 테스트가 디자인 특허 침해에 대한 독립적인 테스트라는 개념을 거부해 온 것은 사실이지만, 특허 디자인과 침해 대상 디자인을 선행 기술의 맥락에서 고려하는 것의 중요성에 대해서는 결코 의문을 제기한 적이 없다고 덧붙였습니다. 연방항소법원은 지방법원이 신규성 요소를 고려해야 할 필요성과 일반적인 관찰자가 전체 디자인을 어떻게 볼 것인지에 초점을 맞추는 것 사이에서 적절한 균형을 유지했다고 결론지었습니다.
연방 항소법원은 라나드의 주장이 타당하지 않다고 결론지었습니다. 왜냐하면 라나드는 연필 모양의 분필꽂이를 모두 배제하려 함으로써 D167 특허의 범위를 법적으로 보호되는 "새롭고 독창적이며 장식적인 디자인"을 훨씬 넘어서 확장하려 하기 때문입니다.
저작권 문제에 관하여 연방 항소법원은 분필꽂이가 유용한 물건이라는 지방법원의 판단에 동의했고, Lanard가 자신의 저작권 디자인에 포함된 기능 중 실용적인 분필꽂이와는 별개인 특징을 구체적으로 제시하지 못했으며, 단지 유용한 물건 자체에 대한 저작권 보호를 주장하려는 것일 뿐이라는 피고 측의 주장에도 동의했습니다. 연방 항소법원은 Lanard가 본질적으로 연필 모양 분필꽂이라는 아이디어의 모든 표현에 대한 보호를 주장하려 하지만, 저작권 보호는 "아이디어"에까지 미치지 않는다고 밝혔습니다. 17 USC § 102(b).
상표 외관 침해 문제에 관해 연방 항소법원은 먼저 청구의 구성 요소를 설명했습니다. 상표 외관 침해 소송에서 승소하려면 원고는 다음 세 가지를 입증해야 합니다.
- 두 제품의 외관 디자인이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점.
- 상표 외관의 특징은 주로 비기능적인 요소라는 점입니다.
- 상표 외관이 이차적 의미를 획득했다는 것이다.
지방법원은 라나드가 라나드 분필 연필이 2차적 의미를 획득했다는 충분한 증거를 제시하지 못했다고 판단했습니다. 라나드는 2차적 의미의 증거로 피고의 모방 행위와 자사 판매 실적에만 전적으로 의존했는데, 지방법원은 이러한 증거가 2차적 의미를 입증하기에 "심각하게 부족하다"고 판시했습니다. 라나드는 최종 소비자와 도매업체 및 소매점을 구분하는 증거나 주장을 제시하지 못했고, 영업 사원을 통한 제품 홍보 노력에 대한 증거도 제시하지 못했습니다. 연방 항소법원은 이러한 기록을 바탕으로 지방법원이 라나드의 상표권 침해 주장에 대해 약식 판결을 내린 것이 옳다고 판단했습니다.