심사위원회는 청구항의 참조 번호에 의존하여 선행 기술의 범위를 잘못 해석했습니다.

In Grit Energy Solutions, LLC 대 Oren Technologies, LLC 소송 [2019-1063] (2020년 4월 30일) 연방 항소 법원은 Grit Energy가 프래킹에 사용되는 프로판트 배출 시스템에 관한 미국 특허 제8,585,341호의 청구항이 자명하여 특허 불가능하다는 것을 입증해야 하는 부담을 충족하지 못했다는 특허심판원(PTAB)의 최종 서면 결정을 파기하고 사건을 환송했습니다.

항소심에서 Grit Energy는 선행 기술이 '341 구성에 대해 개시하지 않는다는 특허심판원의 결정이 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장했고, 연방항소법원은 이에 동의했습니다. 해당 참고 문헌은 한 셔터의 스터드가 다른 셔터의 오리피스에 맞물리는 것을 개시했지만, 청구항 5는 스터드와 오리피스가 반대쪽 셔터에 있는 경우까지 포함할 수 있을 만큼 광범위하게 작성되었습니다. 연방항소법원은 특허심판원의 결정이 청구항 5에 대한 잘못된 해석에 근거한다고 판단했습니다. 이러한 잘못된 해석은 청구항에 괄호 안에 참조 번호가 포함된 데서 비롯되었습니다. 연방항소법원은 더 좁은 범위의 비제한적 예시에 대한 참조를 포함하는 것은 청구항이 제공하는 개시 내용을 해당 비제한적 예시로 제한하는 것이 아니라, 실시예를 청구항에 매핑하는 역할을 한다고 판시했습니다.

본 사건은 명세서에 명시적으로 기술된 내용을 넘어서는 광범위한 청구범위에 대해 선행 기술의 적용을 인정하고, 청구범위에 있는 참조 번호가 청구범위를 제한하지 않는다고 판단한 점에서 주목할 만하다.