양도인 금반언은 특허 무효 심판에서 무효화된 특허를 되살릴 수는 없지만, 지방 법원에서 제기된 이의 제기로부터 특허를 보호할 수는 있습니다.

In Hologic, Inc. 대 Minerva Surgical, Inc. [2019-2054, 2019-2081] (2020년 4월 22일), 연방 항소법원은 양도인 금반언이 양도인이 특허심판원(PTAB)의 최종 결정(주장된 특허 청구항을 무효화한 결정)을 법원이 확정한 것을 근거로 삼는 것을 막지 못한다는 지방법원의 판단을 확정했습니다. 중간 부분 심사 절차와 지방법원의 결정 요약 판결은 양도인 금반언 원칙에 따라 양도인이 지방법원에서 양도된 두 번째 특허의 무효를 주장하는 것을 금지합니다.

홀로직(Hologic)과 사이틱(Cytyc)은 자궁내막 절제술 시술 및 기기에 관한 미국 특허 제6,872,183호와 제9,095,348호의 특정 청구항을 침해했다며 미네르바 서지컬(Minerva Surgical)을 상대로 소송을 제기했습니다. 차바 트루카이(Csaba Truckai)는 해당 기술을 발명하고 특허를 노바슈어(NovaSure)에 양도했으며, 노바슈어는 이후 사이틱에 인수되었습니다. 트루카이는 노바슈어를 떠나 미네르바를 설립하고 경쟁 기술을 개발했습니다.

미네르바는 두 특허 모두에 대해 특허 무효 심판(IPR)을 신청했지만, '183 특허에 대한 IPR만 개시되었습니다. 청구항이 특허성이 없다는 판결은 연방 항소법원에서 확정되었습니다. 지방법원은 '183 특허가 무효화되었기 때문에 손해 배상이나 금지 명령을 내리지 않았습니다. 지방법원은 '358 특허 침해에 대해서는 손해 배상을 인정했습니다.

연방 항소법원은 양도인 금반언의 역사를 검토하고 그 한계를 지적하면서, 금반언의 적용을 받는 당사자는 문제의 특허의 유효성에 이의를 제기할 수는 없지만, "양도인 금반언은 다른 방식으로 자신을 방어할 수 있는 능력을 제한하지는 않는다"고 언급했습니다. 여기에는 "특허권자 자신이 이전 소송에서 무효로 판명된 특허를 주장하는 것이 금반언 원칙에 의해 금지된다는 주장"도 포함됩니다. 연방 항소법원은 우리의 판례와 양도인 금반언 원칙에 대한 한계를 바탕으로, 양도인 금반언이 Minerva가 Ho-logic 판결을 근거로 '183 특허 청구항이 처음부터 무효라고 주장하는 것을 막지 못한다고 결론지었습니다.

연방 항소법원은 이 상황에서 홀로직에게 불공평해 보이는 점을 인지하고, 미네르바가 지방법원에서는 '183 특허 청구항의 유효성에 이의를 제기할 수 없었지만, 특허 무효 심판(IPR) 절차에서는 그 유효성에 이의를 제기할 수 있었으므로 양도인 금반언 원칙을 우회할 수 있었다고 지적했습니다. 미네르바는 미국 특허개정법(AIA)과 연방 항소법원의 판례에 따라 그렇게 할 권리가 있었습니다.

연방 항소법원은 홀로직의 곤경을 이해했지만, 그럼에도 불구하고 지방법원이 '183 특허 침해 판결에 따라 홀로직이 요청한 금지 명령 및 금전적 구제를 거부한 것은 재량권 남용이 아니라고 결론 내렸습니다.

'348 특허와 관련하여 연방 항소법원은 미네르바 측이 제안한 양도인 금반언 원칙의 적용을 완전히 포기하는 것을 거부했습니다. 양도인 금반언이 자동적으로 적용될 수 있는 광범위한 형평법적 장치는 아니라는 점을 인정하면서도, 연방 항소법원은 이 사건에서 양도인 금반언을 적용하는 것이 형평의 원칙에 부합한다는 지방법원의 판단에 동의했습니다. 연방 항소법원은 이 사건의 사실관계가 이전 사건과 유사하다고 판단했습니다. 다이아몬드 사이언티픽, 토끼풀그 외에도 발명가가 고용주에게 광범위한 업무를 위임받거나, 고용주를 떠나거나, 경쟁 회사를 설립하거나 경영권을 인수하거나, 침해 혐의에 직접적으로 관여하는 경우 등이 있습니다.

지방법원이 양도인 금반언 원칙을 적용함에 있어 재량권을 남용하지 않았기 때문에 연방항소법원은 '348 특허에 대해 무효가 없다는 지방법원의 요약 판결을 확정했습니다.