침해 소송이 실효성이 없다는 이유로 기각되는 것 또한 승리로 간주된다.

Dragon Intellectual Property 대 Dish Network 소송에서, [2019-1280, 2019-1284] (2020년 4월 21일), 연방 항소법원은 항소인들이 승소 당사자가 아니라고 판단한 지방법원의 결정이 잘못되었기 때문에 § 285에 따른 변호사 수임료 지급 거부 결정을 파기하고 사건을 환송했습니다.

드래곤 인텔렉추얼 프로퍼티(Dragon Intellectual Property, LLC)는 DISH, SXM 및 기타 8개 피고를 상대로 미국 특허 제5,930,444호의 청구항 침해를 주장하며 별도의 소송을 제기했습니다. DISH는 이에 대한 이의 신청을 제기했습니다. 중간 부분 특허심판원은 '444 특허에 대한 심사를 개시했고, 이후 SXM의 참여 요청을 승인했습니다. 지방법원은 IPR 결과가 나올 때까지 DISH와 SXM에 대한 소송 절차를 중단했지만, 나머지 8명의 피고에 대해서는 청구항 해석을 진행했습니다.

지방법원에서 청구항 해석 절차가 진행된 후, Dragon, DISH, SXM 및 나머지 8개 피고는 비침해에 합의했고, 지방법원은 청구항 해석 명령과 당사자들의 합의를 근거로 DISH와 SXM을 포함한 모든 피고에게 유리한 비침해 판결을 내렸습니다. DISH와 SXM은 이후 35 USC § 285 및 28 USC § 1927에 따라 변호사 비용을 청구하는 신청을 제기했으나, 해당 신청이 결정되기 전에 Dragon은 지방법원의 비침해 판결과 특허심판원의 청구항 무효 최종 서면 결정에 대해 항소했습니다. 앞서 연방항소법원은 IPR을 확정하고 비침해에 대한 항소를 실효성이 없다는 이유로 기각했습니다. 파기환송 후, Dragon은 비침해 판결의 실효성 상실을 이유로 취소해 줄 것을 요청했고, 지방법원은 이를 인용하면서 변호사 비용 청구 신청에 대한 관할권은 유지했습니다.

지방법원은 DISH와 SXM이 Dragon을 상대로 "승리를 거두었다"는 점에는 동의했지만, DISH와 SXM 모두 "실질적인 구제 조치"를 받지 못했기 때문에 승소 당사자가 아니라고 판결했습니다. 또한 지방법원은 "다른 법원에서의 승소는 지방법원에서 변호사 수임료를 지급받을 근거가 되지 않는다"고 덧붙였습니다.

연방 항소법원은 소송이 실체적 쟁점이 아닌 절차적 이유로 기각되더라도 피고가 승소 당사자로 간주될 수 있다고 판시한 바 있다. BE Technology 사건 판결과 일관되게, 연방 항소법원은 DISH와 SXM이 승소 당사자라고 판단했다. 이에 따라, 연방 항소법원은 35 USC § 285에 따른 원고들의 변호사 비용 청구를 기각한 지방법원의 명령을 파기하고 사건을 환송했다.

연방 항소법원은 항소인들이 요청한 대로 35 USC § 285에 따른 변호사 수임료에 특허심사(IPR) 관련 비용이 포함될 수 있는지 여부를 판단하지 않기로 결정했습니다. 연방 항소법원은 "항소인들이 자발적으로 수행한 특허심사 절차에서 발생한 업무에 대해 특허법 § 285에 따라 수임료를 지급할 근거를 찾을 수 없다"고 언급하면서도, 지방법원의 초기 판단을 위해 사건을 환송했습니다.