심사위원회는 수정된 청구항의 특허성에 대한 새로운 쟁점을 식별할 수 있지만, 당사자들에게 통지해야 합니다.

In 나이키 주식회사 대 아디다스 AG, [2019-1262] (2020년 4월 9일) 연방 항소법원은 나이키가 대체 청구항 47~50에 대한 오랜 필요성을 입증하지 못했다는 특허심판원의 판단을 확정했으나, 대체 청구항 49에 대한 자명성 판단은 파기했다. 이는 특허심판원이 나이키에게 특허 불가능성 이론에 대한 통지를 제공하지 않았기 때문이다.

이 사건은 다양한 경편 또는 위편 공정을 사용하여 편직된 직물로 만들어진 섬유 소재의 "갑피"를 갖는 신발류에 관한 미국 특허 제7,347,011호와 관련된 것입니다. 이 사건은 이전 항소에서 연방 항소 법원이 나이키의 청구항 수정 신청을 기각한 특허심판원의 결정을 일부는 인용하고 일부는 파기한 후 파기환송되어 제기된 항소입니다. 나이키는 대체 청구항 47~50의 제출 기각에 대해 다시 항소하고 있습니다.

대체 청구항 49는 니트 직물 갑피에 "구멍"을 포함하고, 이 구멍은 니트 직물에서 "바느질을 생략함으로써 형성된 것"이며, 이 구멍은 신발끈을 수용하는 데 사용할 수 있다고 명시하고 있습니다. 아디다스는 대체 청구항 49가 세 가지 선행 기술 문헌, 즉 미국 특허 제5,345,638호(니시다), 미국 특허 제2,178,941호(슈슬러 I), 그리고 미국 특허 제2,150,730호(슈슬러 II)의 조합으로부터 자명하다고 주장하며 이의를 제기했습니다. 특히, 니시다 특허는 대체 청구항 49의 제한 사항인 "바느질을 생략함으로써 형성된 구멍"을 개시하고 있다고 주장했습니다. 심사위원회는 니시다 특허가 청구항 49에 명시된 바와 같이 바느질을 생략함으로써 형성된 구멍을 개시하지 않았지만, 본 절차에 기록된 다른 선행 기술 문헌에서 바느질을 생략하여 구멍을 형성하는 것이 잘 알려진 기술임을 입증하고 있다고 판단했습니다.

나이키는 이 판결에 대해 이의를 제기할 기회가 없어 항소했습니다. 연방 항소법원은 심사위원회가 다음과 같이 판결할 수 있다고 판시했습니다. 수아 폰테 기록된 선행 기술을 바탕으로 제안된 대체 청구항에 대한 특허성 문제를 식별합니다. 심사위원회가 수아 폰테 제안된 대체 청구항에 대한 특허성 문제를 식별하는 경우 35 USC § 318(a)에 따라 최종 결정을 내리기 전에 해당 문제에 대한 통지와 당사자가 응답할 기회를 제공해야 합니다.

이 사건은 수정 신청과 관련된 것이므로, 연방 항소법원은 특허심판원이 신청인이 수정 신청에 대한 신청서나 반대 의견에서 제기한 주장과 이론에 구속되어서는 안 된다고 결론 내렸습니다. 그러나 연방 항소법원은 특허심판원이 제안된 대체 청구항의 특허성을 판단할 때 IPR 기록 외의 자료를 참고할 수 있는지 여부에 대한 문제는 추후에 다시 심리하기로 했습니다.

심사위원회는 다음을 근거로 특허성 이론을 제기할 수 있도록 허용되었습니다. 스펜서행정절차법(APA)의 통지 조항과 연방 순회 항소법원 판례법은 위원회가 해당 조항에 의존할 의도를 통지하도록 요구합니다. 스펜서 그리고 당사자들이 최종 결정을 내리기 전에 답변할 기회를 제공합니다. 스펜서APA에 따르면, “[기관 청문회에 대한 통지를 받을 자격이 있는 사람은 주장된 사실과 법률에 대해 적시에 통보받아야 한다]” (5 USC § 554(b)(3))이며, 기관은 “모든 이해 관계자에게 사실과 주장을 제출하고 고려할 기회를 제공해야 한다” (id. § 554(c)(1)).